Sagen blev ført for Tivoli A/S af advokat Jens Jakob Bugge, og hans eneste ”modstander” var Patent- og Varemærkestyrelsen, idet firmaet bag ordmærket gik konkurs og lukkede i 2003 (så det var på sin vis en ligegyldig sag, og dog en måske betydningsfuld principsag).
Sagen sluttede med, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker fuldstændigt negligerede Patent- og Varemærkestyrelsen synspunkter og skrev en afgørelse, der juridisk set næppe holder vand, og lyder, som om den er dikteret af Tivoli A/S’ direktion.
I sagen fremførte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:
”TIVOLI betyder ifølge Politikkens Store Ordbog ”et sted med forlystelser, boder, spisesteder m.m. = forlystelsespark”, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at TIVOLI ikke har et iboende særpræg for forlystelsespark i klasse 41, idet TIVOLI som udgangspunkt må anses for at være beskrivende for forlystelsespark.
Imidlertid har TIVOLI intensivt brugt den generiske betegnelse tivoli siden 1843, hvorfor mærket er indarbejdet og har opnået status af velkendt, og i dag må anses for at have opnået særpræg, jfr. Højesterets dom UfR 2005.1438H af 1. februar 2005.
Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætninger med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.
Selvom TIVOLI har en generisk betydning, og andre erhvervsdrivende må antages at kunne anvende dette ord i sammensætning med andre særprægede ord, så bevirker indarbejdelsen og velkendtheden af indsigers mærke TIVOLI, at det ikke er enhver brug af ordet TIVOLI, der skal tåles af indsiger.”
Patent- og Varemærkestyrelsen forsøger i ovennævnte passager at balancere to forhold, der principielt ikke KAN balanceres, men er gensidigt eksklusive. Hvis TIVOLI ikke har et iboende særpræg for forlystelsespark i klasse 41, fordi TIVOLI som udgangspunkt må anses for at være beskrivende for forlystelsespark, kan TIVOLI ikke beskyttes som ordmærke for en forlystelsespark, basta.
At den generiske betegnelse "tivoli" i så høj grad har opnået status af velkendt, skyldes netop, at den er en generisk betegnelse, og ikke på nogen måde, at den har opnået særpræg, tværtimod.
Man fornemmer mellem linjerne Patent- og Varemærkestyrelsen desperate forsøg på at vride et mål af juridisk fornuft ud af Jens Jakob Bugges påstande, men selvmodsigelserne dominerer: ”Alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning”, men samtidigt ”bevirker indarbejdelsen og velkendtheden af indsigers mærke TIVOLI, at det ikke er enhver brug af ordet TIVOLI, der skal tåles af indsiger.” Alle skal have lov – undtagen dem, der ikke skal have lov? Skal det forestille jura?
Patent- og Varemærkestyrelsen fortsatte således:
”Indsiger har anført, at brugen af det registrerede mærke SEXTIVOLI vil give negative associationer til indsigers mærke TIVOLI, herunder at seksualiseringen af mærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af samt skade TIVOLI’s særpræg og renommé, da der kan anses for at være en forbindelse mellem mærkerne.”
Der gives ingen argumenter for, at mærket skulle give negative associationer. For de fleste mennesker er sex noget positivt, som drømmes om, efterstræbes ihærdigt og nydes, når det opnås. Der sælger endeløse mængder af aviser og dameblade, når ordet ”sex” bruges på forsiden. Sex indgår i en stor procentdel af alle reklamer, for at give produktet et positivt skær. Og Københavns Tivolis publikum, ikke mindst de unge, er i storstilet grad forbrugere af pornografiske fotos og filmoptagelser.
”Imidlertid findes brugen af varemærket SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” at ligge ganske langt fra hvad TIVOLI er velkendt for – nemlig forlystelsesparker. Det er således styrelsens holdning, at brugen af SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” ikke vil kunne forlede forbrugerne til at tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne, hvorfor det er styrelsens vurdering, at mærkeindehavers mærke SEXTIVIOLI ikke giver associationer til indsigers mærker.
Ud fra en samlet vurdering af sagens forhold er det styrelsens opfattelse, at brugen af mærkeindehavers mærke SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42 ikke vil skade indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé.”
Det er sådan en saglig vurdering, Innocent Pictures gerne ville have haft i Sø- og Handelsretten, og sådan en dom fik Jacobsens Bakery i Højesteret.
---o0o---
Som reaktion på ovenstående svarede Jens Jakob Bugge med bl.a. nedenstående:
”Det er uomtvistet og i øvrigt fastslået af Sø- og Handelsretten og Højesteret, jf. UfR 2005.1438 SH, at TIVOLI er et (endog meget) velkendt varemærke, ligesom Sø- og Handelsretten specifikt fastslog i afgørelsen, at TIVOLI som ordmærke har særpræg også for forlystelseshaver. Patent- og Varemærkestyrelsen har da også lagt til grund, at TIVOLI er velkendt og har særpræg for forlystelsesparker (klassefortegnelsens klasse 41).”
Der refereres her til Jacobsens Bakery vs. Tivoli, men Jens Jakob Bugge ”glemmer” at nævne, at Sø- og Handelsrettens afgørelse blev omstødt af Højesteret. Andetsteds i sit svar inkluderer Jens Jakob Bugge en meget lang smøre fra Sø- og Handelsrettens afgørelse i Jacobsens Bakery vs. Tivoli, igen uden at anføre, at den vurdering blev omstødt af Højesteret.
”Udover at der vel ved denne vurdering må tages udgangspunkt i forholdene på tidspunktet for ibrugtagning af TIVOLI i 1843, og at det ikke er dokumenteret af Patent- og Varemærkestyrelsen eller ansøger, at TIVOLI i 1843 savnede særpræg for forlystelseshaver, så kan dette i øvrigt aldrig føre til, at det meget velkendte varemærke TIVOLI, der ikke alene er velkendt for forlystelsesparker, men også for revyer, teater, koncerter, underholdning, restaurationer og meget andet, skal acceptere den omhandlede stærkt skadelige registrering SEXTWOLI.” [sic]
Jens Jakob Bugge vedkender her, at varemærket TIVOLI er velkendt for forlystelsesparker (flertal!) m.v.! Altså at det er en generisk artsbetegnelse!!
Han fortsætter:
”Der er ingen tvivl om, at brug af TIVOLI i pornografiske eller seksuelle sammenhænge vil have en særlig skadevirkning. Tivoli A/S har bl.a. som målgruppe børn og unge samt familier.”
Det bør der ikke desto mindre i høj grad være tvivl om.
”TIVOLI og sexualisering heraf er langt mere skadeligt blandt andet på grund al det publikum, herunder børn, der relaterer sig til TIVOLI.”
Det staves ”seksualisering”. Og det er Tivoli A/S selv, der siden 1970’erne har seksualiseret sit børneunivers, bl.a. ved at medvirke til produktion af pornofilm indspillet i haven. I dag kan man desuden i haven købe ”Porn Star”-stofmærker, ”furry cuffs”, ”kama sutra spillekort”, osv.
”I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som bilag 20. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten.
En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikationssagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.”
Jimmy Rehaks firma Konzern.dk alias Mediehuset København står ikke bag tv-frekvensen Kanal 23 alias Kanal København og har aldrig været juridisk ansvarlig for Tivoli Night-programfladen. Jens Jakob Bugges brev er skrevet 11. marts 2008, hvor Jens Jakob Bugge i Fogedretten 7. juni 2007 var blevet gjort bekendt med, at Konzern-tv var den forkerte at hive i retten. Jens Jakob Bugge vildleder altså i sit brev Ankenævnet for Patenter og Varemærker omkring sagens faktiske forhold, for at få det til at lyde, som om firmaet bag programfladen "Tivoli Night - frække forlystelser på SexTV.dk" har indrømmet, det var forkert at bruge ordet tivoli. Det er ren svindel, en bevidst manipulerende brug af halve sandheder.
Jens Jakob Bugge fortsætter:
”Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse står ved magt, betyder det reelt, at TIVOLI ikke har nogen beskyttelse som velkendt varemærke.”
I så fald ville tingene jo være, som de bør være, ifølge dansk og international varemærkelov.
”Det gøres endvidere gældende, at TIVOLI er så velkendt og indarbejdet, at beskyttelsen som udgangspunkt er helt generel, jf. også Kommenteret Varemærkelov, 4. udgave, pkt. 4.12.”
Der refereres til denne tekst: ”Beskyttelsen udstrækkes ikke uden videre til alle arter. Der skal foretages en konkret vurdering og udmåling. Ved de meget velkendte mærker – de egentlige verdensmærker – må beskyttelsen dog antages at være helt generel, dvs. omfattende alle varer og tjenesteydelser.”
Men hvis TIVOLI fejlagtigt kan opfattes som et sådant verdensmærke, skyldes det, at der slet ikke er tale om et mærke, men om en generisk artsbetegnelse.
---o0o---
Som svar på Jens Jakob Bugges brev skrev Patent- og Varemærkestyrelsen, at ”under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse”, og fortsatte:
”Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det principielt er uden betydning for, om der foreligger en krænkelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, om de omhandlede varer eller tjenesteydelser er identiske eller ligeartede. For vurderingen efter denne bestemmelse er det nemlig afgørende, om den relevante omsætningskreds vil skabe en forbindelse mellem mærkerne, og der derved opstår en fare for, at det velkendte mærke udnyttes eller skades på utilbørlig vis, jf. bl.a. EF-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-408/01, præmis 29 og 31, og C-102/07, præmis 41.”
[…]
”At der i denne vurdering kan tages hensyn til bl.a. ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne følger bl.a. af Sø- og Handelsrettens afgørelse af den 30. januar 2008 i sagen V-16-06, hvori det anføres:
”Det er for spørgsmålet om varemærket er velkendt, principielt ikke afgørende om varemærkets velkendthed beror på dets anvendelse for den ene eller anden vare eller tjenesteydelse. Et varemærke der er velkendt (renommeret) for biler, kan være til hinder for registreringen af et dermed identisk eller forveksleligt mærke for rengøringsmidler, hvis det er kendt af en betydelig del af den offentlighed der er relevant for de varer eller tjenesteydelser der er dækket af mærket, jf. EF-domstolens dom af 14. september 1999 i sagen C-375/97 (General Motors Corporation mod Yplon SA), og et varemærke der er velkendt for biler, kan også være til hinder for brug af et lignende mærke for chokolade, jf. U.2007.1941 S. Det anførte udelukker naturligvis ikke at der ved den samlede bedømmelse af velkendthed og navnlig konsekvenserne heraf skal tages hensyn til bl.a. de varer og tjenesteydelser som de respektive mærker står for.” [Patent- og Varemærkestyrelsens understregelse!]
I nærværende sag er de relevante tjenesteydelser ”forlystelsesparker” overfor ”sundheds- og skønhedspleje”. Begge disse tjenesteydelseskategorier er rettet mod den almindelige forbruger, hvorfor den relevante omsætningskreds er alle forbrugere. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at disse tjenesteydelser er særdeles forskellige såvel i deres art som den måde hvorpå de opfattes af omsætningskredsen.
Hertil kommer, at selvom TIVOLI må anses for at være et velkendt mærke, så er ”tivoli” fortsat et almindeligt ord, der indgår i det danske sprog. Som det fremgår af den indankede afgørelse, så finder styrelsen, at dette forhold må indvirke på den beskyttelse, som klagers velkendte mærke tildeles, idet andre erhvervsdrivende fortsat må antages at kunne anvende ordet ”tivoli” i sammenhæng med andre, særprægede ord.”
Ja tak, kloge ord!!
Patent- og Varemærkestyrelsens svar fortsatte således:
”Det angrebne mærke består netop af en sammensætning af ord, nemlig SEX og TIVOLI. Mærkerne TIVOLI og SEXTIVOLI er således hverken identiske eller quasi-identiske, men ligner blot hinanden. Når der endvidere henses til betydningen af ordet ”tivoli” og det forhold, at mærkerne vedrører vidt forskellige tjenesteydelser, finder styrelsen det lidet sandsynligt, at en rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil skabe en forbindelse mellem mærkerne med den virkning, at der sker en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé.”
Dette synspunkt må uden besvær kunne overføres til også at gælde TIVOLI versus TIVOLI NIGHT, eller rettere: Ordmærket TIVOLI versus værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”!
Og når selv Patent- og Varemærkestyrelsen har denne opfattelse, er der INTET GRUNDLAG for at påstå, at Claus Sørensen og Innocent Pictures handlede i ond tro eller med udviste grov uagtsomhed!
---o0o---
Her er Jens Jakob Bugges fældende slutargument:
”Det gøres gældende, at disse præmisser og præmisserne i styrelsens afgørelse i VR 2003 01067 er i strid med gældende ret herunder EF-Domstolens praksis, jf. eksempelvis EF-domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 mellem Adidas AG m.fl. og Marca Mode CV m.fl.
EF-domstolen var i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse blevet spurgt, om det havde betydning for beskyttelsesomfanget, at der var tale om et oprindeligt ikke-distinktivt mærke, som var blevet distinktivt gennem brug, således at beskyttelsesområdet var snævrere for dette indarbejdede varemærke end fra andre oprindeligt særprægede varemærker.
I tillæg blev der spurgt, om der skulle tages hensyn til den generelle interesse i at sikre tilgængeligheden af et givet mærke ikke bliver urimeligt forhindret for andre virksomheder, som ønsker at tilbyde varer og tjenesteydelser under brug heraf.
EF-domstolen fastslog, at sådanne faktorer alene skulle indgå i vurderingen af, om varemærket overhovedet kunne registreres eller skulle gøres ugyldigt, men at det ikke skulle have nogen betydning, når man skulle vurdere det nærmere beskyttelsesområde for varemærket.
Det blev udtrykkelig anført, at det forhold, at en speciel type mærke skulle kunne bruges generelt for erhvervsdrivende, ikke var en faktor, som potentielle krænkere kunne støtte sig på i forsvar for deres handlinger, idet det ville underminere artikel 5, stk. 1, litra b i varemærkedirektivet.
Spørgsmålet om TIVOLI’s eventuelle manglende oprindelige særpræg kan således ikke føre til, at beskyttelsesområdet for dette velkendte varemærke indsnævres, således som Styrelsens afgørelse (og styrelsens høringssvar) læst i sammenhæng kunne give indtryk af…””
Jens Jakob Bugge hævder her, at hvis et firma først har registreret et mærke, uanset om det kan påvises, at denne registrering er uretmæssig, har firmaet altså krav på beskyttelse, indtil det tvinges til at afregistrere mærket. Dette bør sammenholdes med, at han gang på gang argumenterer, at hvis hans mærke bruges i nogen som helst sammenhæng, kan det skade mærkets (påståede) særpræg.
På den baggrund står det klart, hvorfor Tivoli A/S med alle tænkelige midler vil forsøge at forhindre andre i at få lov stille spørgsmålstegn ved Tivoli A/S’ ret til ordmærket TIVOLI. For så længe registreringen står ved magt, vil Tivoli A/S kunne henvise til EF-praksis som argument for at feje stort set ALLE andre varemærke-argumenter af bordet.
---o0o---
Det virkeligt underlige i SEXTIVOLI-sagen er Ankenævnets konklusion, som på den ene side ikke tager Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt til efterretning, men heller ikke bruger Jens Jakob Bugges EF-argument om, at selvom Tivoli A/S ikke kan have ret til ordmærket Tivoli, så er det nu engang registreret og skal derfor beskyttes mod brug, der kan skade dets påståede særpræg.
”Ankenævnet finder, at varemærket TIVOLI har en meget høj grad af velkendthed, hvilket understøttes af den omfattende licensering, der er foretaget. Ankenævnet finder på den baggrund efter en samlet vurdering, at det ikke kan udelukkes, at mærkets særpræg og renommé vil lide skade, såfremt det foreløbigt registrerede varemærke SexTivoli tillades registreret.”
Det er svært at forestille sig en dårligere argumenteret begrundelse for at give Tivoli A/S medhold. Det virker nærmest, som om Ankenævnet har sovet gennem hele diskussionen og bare siger det, de fra start har fået besked på at sige. Det er vanskeligt at konkludere andet, end at vi enten har at gøre med totalt inkompetente mennesker, eller at der er tale om en eller anden form for korruption eller vennetjeneste.
Man kan også sammenfatte det sådan, at Patent- og Varemærkestyrelsen fra at være en institution, der sikrede samfundet mod brud på varemærkeloven, i dag har karakter af en virksomhed, der servicerer private virksomheder ved at beskytte dem mod varemærkeloven.
I alt fald kan Danmark med sager som denne ikke længere beskrives som et retssamfund.
---o0o---
Herunder følger en komplet gengivelse af den afsluttende kendelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker:
RESUMÉ:AN 2008 00006 – VR 1999 02954 - SexTivoli- Forvekslelighed Indehaveren af varemærket TIVOLIog fremsatte indsigelse mod registreringen af ordmærket SexTivoli med henvisning til, at mærkerne var forvekslelige, idet det yngre mærke indeholder samme ordelement som indsigermærket består af i sin helhed. Indsiger henviste endvidere til, at der foreligger sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår klasse 41 og 42. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ændrede styrelsens afgørelse, således at det ansøgte mærke også blev ophævet for klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje.
KENDELSE:År 2008, den 14. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk Deichmann)følgende kendelse i sagen AN 2008 00006
Klage fra
TIVOLI A/SDanmarkv/ ADVOKATAKTIESELSKABET HORTENoverPatent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. januar 2008 vedr. VR 1999 02954 – SexTivoliIfølge CVR-registeret er Toucana ApS, tidligere indehavet af Claes Olsentvangsophørt den 28. november 2003,
Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Advokat Jens Jakob Bugge har på vegne af klageren anmodet ankenævnet om at træffe afgørelse i sagen.
Ankenævnet udtaler:Ankenævnet finder, at varemærket TIVOLI har en meget høj grad af velkendthed, hvilket understøttes af den omfattende licensering, der er foretaget. Ankenævnet finder på den baggrund efter en samlet vurdering, at det ikke kan udelukkes, at mærkets særpræg og renommé vil lide skade, såfremt det foreløbigt registrerede varemærke SexTivoli tillades registreret.
Ankenævnet ændrer derfor styrelsens afgørelse og ophæver det ansøgte mærke VR 1999 02954 SexTivolifor klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje.
Herefter bestemmes:Styrelsens afgørelse omgøres og registreringen af VR 1999 02954 SexTivoliophæves.
Sagens baggrund:Den 26. juni 1998 indsendte Advokatselskabet Rabenhorst & Thorlacius på vegne af Toucana ApS, en ansøgning om registrering af ordmærket SexTivoli for
Klasse 41: UnderholdningsvirksomhedKlasse 42: Sundheds- og skønhedspleje.
Varemærket blev registreret den 17. august 1999 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende.
I brev af 1. november 1999 har Chas. Hude A/S nedlagt indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke SexTivoli. Indsigelsen er nedlagt på vegne af A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Indsiger har efterfølgende ændret navn til Tivoli A/S og ændret fuldmægtig til Skandinavisk Tobakskompagni A/S.
Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23 i den nugældende lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.
Indsigelsen er nedlagt under henvisning til varemærkelovens § 15.
Indsiger har henvist til, at det registrerede mærke SEXTIVOLI er forveksleligt med indsigers mærker TIVOLIog , idet det yngre mærke indeholder det samme ordelement som indsigermærket består af i sin helhed. Indsiger har endvidere henvist til, at der foreligger sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår klasse 41 og 42.
Indsiger har endvidere henvist til, at TIVOLI er velkendt, og at brugen af det yngre mærke vil kunne skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé.
Mærkeindehaver har bestridt, at der foreligger mærkelighed og sammenfald af tjenesteydelser. Indehaver har endvidere i skrivelse af 10. juli 2000 gjort gældende, at indsigers mærke savner særpræg, idet TIVOLI må anses for en generel betegnelse for forlystelsesvirksomhed, og at der derfor ikke består en eneret til ordet TIVOLI. Mærkeindehaver har foreslået registreringen begrænset til at omhandle internetvirksomhed og hertil relateret virksomhed for så vidt angår ydelser af seksuel karakter, herunder salg af tjenester og varer fra websiden www.SexTivoli.com.
Den 14. januar 2008 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen, og tog med følgende begrundelse indsigelsen delvist til følge:”… 2. Lovgrundlag
Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis
”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”
Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering, hvis
"varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre mærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”
3. Vurdering af om TIVOLI er velkendt efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1
Vurdering af om TIVOLI er velkendt
Indsiger har under sagen påberåbt sig, at mærket TIVOLI er velkendt for underholdningsvirksomhed.
Først har Sø- og Handelsretten udtalt i dom af 26. september 2003: ”TIVOLI findes at være og i mange år at have været et velkendt varemærke, hvis særpræg eller renommé kan lide betydelig skade, hvis varemærkeindehaveren ikke selv bestemmer det anvendelse”. I appelsagen UfR 2005.1438H af 1. februar 2005 har Højesteret udtalt, at ”ordmærket TIVOLI er i dag et velkendt mærke her i landet”. Det fremgår dog ikke klart hvilke varer eller tjenesteydelser varemærket anses velkendt for, idet der dog i Højesterets begrundelse henvises til, at det velkendte mærke har været anvendt som varemærke for en forlystelsespark.
Styrelsen finder det derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers mærke TIVOLI er velkendt som varemærke for tjenesteydelsen ”forlystelsespark” i klasse 41.
Indsigers mærker
VR 1976 00592 TIVOLI
Registreret i alle klasser, dog ikke klasse 32 og klasse 34. I klasse 41 og klasse 42 registreret for:
Klasse 41: Opdragelses- og uddannelsesvirksomhed, artistbureauer, avis-, blad- eller bogudgivelse, abonnementsvirksomhed ved abonnement på aviser og/eller billeder og/eller blade og/eller bøger, cirkusvirksomhed, virksomhed med filmproduktion, filmfremvisning eller filmudlejning, virksomhed med grammofonindspilninger, impressariovirksomhed, kunstneragenturer, orkestre, radio- og fjernsynsunderholdning, sangere, sanggrupper, teatre, teateropførelser og teatervirksomhed, varieteer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, kabaretvirksomhed.
Klasse 42: Restauranter, caféer og cafeterier i forlystelsesparker eller temaparker; hoteller, catering, snackbarer; arkitektvirksomhed og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af forlystelser og forlystelsesparker, udarbejdelse af bygningsplaner i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker; teknisk rådgivning i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker, arkitekt- og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af indkøbscentre og restauranter.
VR 1976 00591
Registreret i alle klasser, dog ikke klasse 32 og klasse 34. I klasse 41 og klasse 42 registreret for:
Klasse 41: Registreret for alle varer.
Klasse 42: Restauranter, caféer og cafeterier i forlystelsesparker eller temaparker; hoteller, catering, snackbarer; arkitektvirksomhed og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af forlystelser og forlystelsesparker, udarbejdelse af bygningsplaner i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker; teknisk rådgivning i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker, arkitekt- og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af indkøbscentre og restauranter.
Indehavers mærke
VR 1999 02954 SEXTIVOLI
Registreret for:
Klasse 41: Underholdningsvirksomhed
Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje.
4. Vurdering
a) Sammenligning af varer og tjenesteydelser:
Klasse 41Indsigers figurmærke er registreret for alle tjenesteydelser i klasse 41, hvorfor der er sammenfald med ”underholdningsvirksomhed” i klasse 41, som indehaver er registreret for. Der er dermed lighed mellem tjenesteydelserne i klasse 41, som indsigers figurmærke og indehaver er registreret for.
For så vidt angår indsigers ordmærke i klasse 41 findes der også at være lighed mellem de tjenesteydelser, indsiger har mærket registreret for og mærkeindehavers tjenesteydelser, idet mærkeindehavers ”underholdningsvirksomhed” må anses for et overbegreb for indsigers registrerede tjenesteydelser, blandt andet ”cirkusvirksomhed, filmfremvisning, filmudlejning, orkestre, radio- og fjernsynsunderholdning; sanggrupper, teateropførelser”.
Der foreligger således fuldstændig sammenfald mellem indsigers registreringer og indehavers registrering af tjenesteydelser i klasse 41.
Klasse 42For så vidt angår ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42, så foreligger der hverken varesammenfald eller ligeartethed mellem indsigers registreringer eller indehavers registrering.
b) Sammenligning af mærkerne:
GenereltIndsigers mærke TIVOLI består af et ord som har tre stavelser fordelt på seks bogstaver, mens indehavers mærke SEXTIVOLI er et mærke sammensat af to ord som har fire stavelser fordelt på ni bogstaver. Det sidste ord og de sidste tre stavelser er identiske i de to mærker TI-VO-LI. Indsigers mærke er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke. Mærkerne adskiller sig alene fra hinanden ved starten af indehavers mærke SEX-, der er et ord, bestående af en stavelse på tre bogstaver.
Det figurlige element i indsigers figurmærke er, at TIVOLI er skrevet med skygger og de fyldte bogstaver er påmalet blomsterranker på en stribet baggrund. Styrelsen er af den holdning, at det er den ordmæssige betydning, og ikke det figurlige element, i indsigers figurmærke, der udgør den dominerende mærkebestanddel i indsigers figurmærke. Figurelementet i indsigers figurmærke findes derfor ikke at skulle tillægges afgørende betydning ved vurderingen af mærkelighed.
Begrebsmæssigt er der sammenfald imellem indsigers og indehavers registreringer for så vidt angår TIVOLI, mens mærkerne adskiller sig begrebsmæssigt ved indehavers forstavelse SEX-, som henviser til et seksuelt tivoli.
Klasse 41TIVOLI betyder ifølge Politikkens Store Ordbog ”et sted med forlystelser, boder, spisesteder m.m. = forlystelsespark”, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at TIVOLI ikke har et iboende særpræg for forlystelsespark i klasse 41, idet TIVOLI som udgangspunkt må anses for at være beskrivende for forlystelsespark.
Imidlertid har TIVOLI intensivt brugt den generiske betegnelse tivoli siden 1843, hvorfor mærket er indarbejdet og har opnået status af velkendt, og i dag må anses for at have opnået særpræg, jfr. Højesterets dom UfR 2005.1438H af 1. februar 2005.
Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætninger med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.
Selvom TIVOLI har en generisk betydning, og andre erhvervsdrivende må antages at kunne anvende dette ord i sammensætning med andre særprægede ord, så bevirker indarbejdelsen og velkendtheden af indsigers mærke TIVOLI, at det ikke er enhver brug af ordet TIVOLI, der skal tåles af indsiger.
Da indsigers mærke TIVOLI er indarbejdet og velkendt for forlystelsesparker, der er et underbegreb til tjenesteydelsen ”underholdningsvirksomhed” i klasse 41, og idet den adskillende mærkebestanddel SEX i det angrebne mærke kan anses for at være uden særpræg for denne type ydelser, er det styrelsens opfattelse, at de dominerende og særprægede mærkebestanddele ligner hinanden.
På baggrund af ovenstående anser styrelsen der for at være mærkelighed mellem indsigers mærker og indehavers mærke i klasse 41.
Klasse 42For så vidt angår ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42 har TIVOLI særpræg og kan ikke betragtes som et svagt element. Forudsættes at indsigers mærker har særpræg i klasse 42, skal det endvidere bemærkes, at indsigers mærke er identisk med den sidste del af indehavers mærke. TIVOLI er den længste og mest dominerende del af indehavers mærke, og mærkerne derfor ligner hinanden.
For tjenesteydelserne i klasse 42 er det styrelsens opfattelse, at den fornødne mærkelighed er til stede.
c) Forvekslelighedsvurdering
Der er generelt en sammenhæng mellem mærkelighed og vareartslighed, der betyder, at kravene til mærkelighed er mindre, hvis varerne er identiske, ligesom der er mindre strenge krav til vareartslighed, når mærkerne er identiske.
Der er fuldstændig sammenfald mellem tjenesteydelser i klasse 41, som registreringerne omfatter, hvorfor der således er mindre krav til mærkeligheden for at mærkerne er forvekslelige.
For så vidt angår klasse 41 er der kun mærkelighed mellem indsigers mærker og indehavers mærke, når der henses til indsigers mærkers indarbejdelse og velkendthed. Styrelsen finder på denne baggrund, at der i klasse 41 er den fornødne mærkelighed til stede, til at der i omsætningskredsen kan antages en forbindelse mellem mærkerne, og der derved opstår en risiko for forveksling.
Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
For så vidt angår klasse 42 finder styrelsen, at der foreligger den fornødne mærkelighed. På trods af forstavelsen ”SEX” i indehavers mærke ligner mærkerne hinanden i en sådan grad, at brugerne af tjenesteydelserne vil kunne antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne, men da der hverken er sammenfald af tjenesteydelser eller ligeartethed mellem tjenesteydelser, finder styrelsen ikke der er risiko for forveksling for så vidt angår ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42.
Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
Vurdering af om SEXTIVOLI vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renomméUdover kravet om velkendthed er det efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en betingelse for at udvide beskyttelsesomfanget, at brugen af det registrerede mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dettes særpræg eller renommé.
Indsiger har anført, at brugen af det registrerede mærke SEXTIVOLI vil give negative associationer til indsigers mærke TIVOLI, herunder at seksualiseringen af mærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af samt skade TIVOLI’s særpræg og renommé, da der kan anses for at være en forbindelse mellem mærkerne.
Det er styrelsens opfattelse, at hovedparten af de danske forbrugere vil tænke på den kendte Københavnske forlystelsespark TIVOLI, når de ser varemærkerne og således genkende den del af indehavers mærke for så vidt underholdningstjenesteydelser.
Imidlertid findes brugen af varemærket SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” at ligge ganske langt fra hvad TIVOLI er velkendt for – nemlig forlystelsesparker. Det er således styrelsens holdning, at brugen af SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” ikke vil kunne forlede forbrugerne til at tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne, hvorfor det er styrelsens vurdering, at mærkeindehavers mærke SEXTIVIOLI ikke giver associationer til indsigers mærker.
Ud fra en samlet vurdering af sagens forhold er det styrelsens opfattelse, at brugen af mærkeindehavers mærke SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42 ikke vil skade indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé.
Indehavers registrering kan på baggrund af ovenstående opretholdes for klasse 42.
Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.
3 Konklusion
Vi tager indsigelsen delvis til følge, og registreringen vil blive ophævet for klasse 41 ”underholdningsvirksomhed”, mens den opretholdes for klasse 42 ”sundheds- og skønhedspleje”.
Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1…”
Denne afgørelse indbragte indsiger TIVOLI A/S, v/ ADVOKATAKTIESELSKABET HORTEN til Ankenævnet for Patenter og Varemærker i brev af 11. marts 2008 med påstand om, at registreringen VR 1999 02954 SexTivoli ophæves i det hele. Klager fremførte følgende:
”… PÅSTAND:
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at registreringen af VR 1999 02954 SEXTIVOLI ophæves i det hele.
SAGSFREMSTILLING:
Denne sag omhandler overordnet spørgsmålet, om Tivoli A/S’ ubestridt velkendte mærke TIVOLI (figur- og ordmærker) nyder en sådan beskyttelse, at dette er til hinder for opretholdelsen af registreringen af SEXTIVOLI også for Masse 42 “sundheds- og skønheds pleje.
Om Tivoli A/S
Tivoli A/S driver en forlystelsespark, TIVOLI, i centrum af København. Forlystelsesparken har været placeret på samme sted siden 1843 og er som følge af dens specielle karakter, herunder dens placering midt i en hovedstad, og de kulturelle idéer, som parken er baseret på, velkendt over hele verden. Forlystelsesparken besøges årligt af mere end 4 mio, gæster.
En væsentlig del af disse gæster er børn, og TIVOLI forbindes i høj grad med et børneunivers.
Derudover har Tivoli A/S bl.a. medvirket til, at der er blevet etableret en forlystelseshave efter samme principper og under anvendelse af betegnelsen TIVOLI og Tivoli A/S’ andre vartegn i Japan.
Om Toucana ApS
Det fremgår af udtræk fra CVR registeret, at Toucana ApS, cvr-nr. 20879041, er blevet tvangsopløst helt tilbage til den 28. november 2003, jf. udskrift fra CVR-registeret af den 10. marts 2008, bilag 1. Det er på denne baggrund uklart, hvem der i dag står bag ansøgningen. Selskabets branche er i øvrigt angivet som film- og videoproduktion.
Om Tivoli A/S’ varemærkerettigheder til TIVOLI
Der er knyttet en betydelig og gennem århundreder indarbejdet good-will til betegnelsen TIVOLI og til Tivoli A/S’ andre forretningskendetegn, vartegn, klassiske arkitektur m.v.
Tivoli A/S har i Danmark og i udlandet registreret og/eller ansøgt om registrering af TIVOLI-logoer og ordmærket TIVOLI i en lang række klasser.
Som bilag 2 fremlægges en oversigt over TIVOLI A/S’ danske varemærkeregistreringer, hvoraf der er mere end 6o.
Som bilag 3 fremlægges reg.nr. VR 00.592 1976 TIVOLI (ordmærke), og som bilag 4 fremlægges reg.nr. VR 00.591 1976 TIVOLI (figurmærke). Som bilag 5 fremlægges VR 02.751 1997 (figurmærket TIVOLIKLUBBEN), og endelig fremlægges som bilag 6 VR 2003 03384 (figurmærke).
Kendetegnet TIVOLI er i forbindelse med en omfattende undersøgelse foretaget af Børsens Nyhedsmagasin i samarbejde med konsulentfirmaet PLS Rambøll blevet målt til at være Danmarks 3. stærkeste mærke efter Tuborg og Lego, men før mærker som f.eks. Carlsberg, Netto, Coca-Cola, B&O m.fl. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i Børsens Nyhedsmagasin nr. 14, 22.-28. april 2002, fremlægges som bilag 7.
Endvidere er kendetegnet TIVOLI i forbindelse med en undersøgelse af varemærkers så kaldte følelsesmæssige værdi foretaget af Center for Marketing og Communication ved Handelshøjskolen i København målt til at være det 2. stærkeste mærke i Danmark, kun overgået af mærket B&O. Resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i artiklen “Nyt værktøj i den svære mærkevare-konkurrence” fra Børsen Medie Marked den 26. maj 2004, der fremlægges som bilag 8.
Til yderligere dokumentation for kendetegnet TIVOLI’s og Tivoli A/S´ meget betydelige velkendthed, særpræg og indarbejdelse fremlægges som bilag 9 artikel fra Børsen fra 2005, der viser, at TIVOLI er et af Danmarks stærkeste brands.
Endvidere fremlægges som bilag 10 Danmarks Turistråd i Sveriges analyse fra 2001 af svenskernes kendskab til Tivoli A/S’ forlystelsespark TIVOLI, som viser, at TIVOLI ligeledes i Sverige må anses som et særdeles velkendt varemærke.
Det bemærkes videre, at Tivoli A/S har stiftet TIVOLI KLUBBEN, som i 1996 havde 16.ooo medlemmer, og som i 2007 havde 320.000 medlemmer.
Som følge af den meget betydelige værdi, der er knyttet til Tivoli A/S varemærker, var tegn og andre kendetegn, er selskabet ofte udsat for, at andre erhvervsdrivende søger at snylte på disse rettigheder. Tivoli A fører derfor løbende indsigelsessager, fogedforbudssager og retssager til imødegåelse af krænkelser af disse rettigheder.
Et eksempel herpå er UfR2005.1438H hvor der om TIVOLI´s bekendthedsgrad i Sø- og Handelsrettens afgørelse af 26. september 2003 blev anført:
‘Tivoli har siden 1843 været anvendt som betegnelse for Tivolis virksom hed på voldterrænet ved Vesterbro i København. Ifølge ordbog over det danske sprog, bind 23 fra 1946, anvendes Tivoli som egennavn uden artikel og uden flertalsform især om Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Ifølge Den Store Danske encyklopædi, bind 19, er Tivoli en forlystelsespark i København, og en af Danmarks mest besøgte seværdigheder, og det anføres, at “...som Københavns mest populære sommerforlystelse fik Tivoli hurtigt præg af institution og blev end del af danskernes nationale selvforståelse.
…
Hertil kommer, at TIVOLI efter rettens opfattelse såvel i Danmark og i udlandet er et begreb, et ikon, som opfattes synonymt med Danmark og København. T findes at være, og i mange år at have været et velkendt mærke, hvis særpræg eller renommé kan lide betydelig skade, hvis mærkeindehaveren ikke selv bestemmer dets anvendelse.
Tivolis ordmærke TIVOLI er derfor efter varemærkelovens § 4, stk. 2, beskyttet mod brug af mærket for varer eller tjenesteydelser, der ikke er af samme eller lignende art, som dem, for hvilke der er stiftet varemærkeret, hvis brugen medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg el ler renommé eller kan skade særpræget eller renomméet.”
Højesteret tiltrådte, at TIVOLI er velkendt.
Herudover har Tivoli A/S indgået sponsoraftaler og licensaftaler, hvorved erhvervsdrivende gives en snævert afgrænset ret til at bruge Tivoli A/S’ varemærker (herunder ord- og figurmærker med IVOLI), kendetegn m.v. Tivoli A/S oppebærer i den forbindelse betydelige millionindtægter.
Til illustration heraf fremlægges som bilag i “Samarbejdsoversigt pr. 1.12.2002”. Som bilag 12 fremlægges “Samarbejdsoversigt af 1. august 2003”, og som bilag 13 fremlægges “Samarbejdsoversigt pr. 8. juli 2004” med tilhørende underbilag.
Endvidere fremlægges som bilag 14 kopi af Tivoli A revisionsfirma, KPMG’s brev af 9.juli 2003 (revisorerklæring vedrørende salg af varer under navnet TIVOLI) for perioden1999 til 2003 samt som bilag 15-19 oversigter over varesalg/transaktioner i perioden1999 til 2003, for så vidt angår de produkter, som Tivoli A/S har solgt under kendetegnet TIVOLI. Det fremgår eksempelvis heraf, at Tivoli A/S har solgt produkter som f.eks. håndklæder, servietter, lagner, pudebetræk, viskestykker m.m. under brug af varemærket TIVOLI.
ARGUMENTATION:
MærkelighedSom det er erkendt af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelse af 14. januar 2008 — og som vel også er vanskeligt at komme udenom — er der mærkelighed mellem TIVOLI og SEXTIVOLI.
ProblemstillingerSpørgsmålet er derfor i) om TIVOLI er et velkendt mærke, som nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 (og § 4, stk. 2) mod registreringen af SEXTIVOLI for “sundheds- og skønshedspleje” og/eller 2) om TIVOLI er registreret eller brugt for varer eller tjenesteydelser, der er identiske eller ligeartede med “sundheds- og skønhedspleje”, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 (og § 4, stk. 1, nr. 2) og § 3, stk. i, nr. 2.
VelkendthedDet er uomtvistet og i øvrigt fastslået af Sø- og Handelsretten og Højesteret, jf. UfR 2005.1438 SH, at TIVOLI er et (endog meget) velkendt varemærke, ligesom Sø- og Handelsretten specifikt fastslog i afgørelsen, at TIVOLI som ordmærke har særpræg også for forlystelseshaver. Patent- og Varemærkestyrelsen har da også lagt til grund, at TIVOLI er velkendt og har særpræg for forlystelsesparker (klassefortegnelsens klasse 41).
Henset til,
at TIVOLI er et af Danmarks absolut stærkeste og mest indarbejdede varemærker (og brands),
at tredjemand ved at benytte dette varemærke også for helt andre varer og tjenesteydelser end forlystelseshaver, koncertvirksomhed, restauranter, teater- og revyvirksomhed m.v. vil kunne opnå en betydelig kommerciel fordel ved referencen,
at der i denne sag i øvrigt er en åbenlys risiko for betydelig skade på varemærkets særpræg og renommé,
må det åbenlyse udgangspunkt være, at tredjemand ikke kan registrere et mærke som SEXTIVOLI, heller ikke for “sundheds- og skønhedspleje”. Dette uanset det måtte blive lagt til grund, at disse tjenesteydelser ikke er identiske/ligeartede med varer og tjenesteydelser, som TIVOLI er registreret for/brugt for.
Patent- og Varemærkestyrelsen har imidlertid indskrænket beskyttelsesområdet for dette meget velkendte mærke under henvisning til, at TIVOLI angiveligt ikke oprindeligt havde særpræg.
Udover at der vel ved denne vurdering må tages udgangspunkt i forholdene på tidspunktet for ibrugtagning af TIVOLI i 1843, og at det ikke er dokumenteret af Patent- og Varemærkestyrelsen eller ansøger, at TIVOLI i 1843 savnede særpræg for forlystelseshaver, så kan dette i øvrigt aldrig føre til, at det meget velkendte varemærke TIVOLI, der ikke alene er velkendt for forlystelsesparker, men også for revyer, teater, koncerter, underholdning, restaurationer og meget andet, skal acceptere den omhandlede stærkt skadelige registrering SEXTWOLI.
Det burde være åbenlyst, at en registrering af SEXTIVOLI i klasse 42 for “sundheds- og skønhedspleje” vil medføre en utilbørlig udnyttelse af TIVOLI’s særpræg og renomme eller skade dette særpræg eller renomme, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.
Det gøres gældende, at der ikke er hjemmel til den særdeles indskrænkende beskyttelse af TIVOLI som velkendt varemærke, som Patent- og Varemærkestyrelsen har argumenteret for. Udover at Patent- og Varemærkestyrelsens særprægsargumentation ikke kan bære resultatet, holder Patent- og Varemærkestyrelsens argumentation ikke, idet TIVOLI også er velkendt for andre varer og tjenesteydelser, eksempelvis koncert- og revyvirksomhed, fyrværkeri o.m.a.
Jeg henviser endvidere til Varemærkeretten, 4. udgave, punkt 4.15, hvor det anføres, at uhjemlet brug af velkendte varemærker normalt skader disse, og at der er en risiko for udvanding af mærkets særpræg og bekendthedskvalitet. Som anført af Wallberg i samme note er baggrunden for, at bestemmelsen udtrykkeligt omtaler skadessituationen - uanset den normalt vil foreligge i og med ibrugtagningen af en andens varemærke — beror det på ønsket om herudover at kunne imødegå nogle mere atypiske tilfælde, hvor en sær lig benyttelse kan medføre en særlig skadevirkning.
Der er ingen tvivl om, at brug af TIVOLI i pornografiske eller seksuelle sammenhænge vil have en særlig skadevirkning. Tivoli A/S har bl.a. som målgruppe børn og unge samt familier. Der er vel næppe heller tvivl om, at SEXTIVOLI netop vil blive brugt i sådanne sammenhænge.
Det skal selvfølgelig erkendes, at SEXTIVOLI ikke vil være registreret for eksempelvis kondomer og glidecreme, men der skal jo ikke så meget fantasi til at forestille sig, at kondomer og glidecreme, fx som no name produkter, optræder i sammenhæng med kende tegnet SEXTIVOLI brugt for “sundheds- og skønhedspleje”. Det bemærkes endvidere i den forbindelse, at Toucana ApS var registreret under branchebetegnelsen film- og videoproduktion, jf. bilag i.
Det bemærkes, at det følger af retspraksis vedrørende velkendte varemærker, jf. blandt andet T-47/o6 (NASDAQ), at det ikke er nødvendigt for TIVOLI A/S at bevise, at der sker en aktuel skade ved varemærkeregistreringen men blot at godtgøre, at en sådan skade ud fra almindelige betragtninger og erfaringer kan ske.
I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som bilag 20. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten.
En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikationssagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse - henset til de betydelige skadevirkninger og potentielle risici der foreligger ved, at det velkendte varemærke TIVOLI knyttes til sex — synes også svær at forklare, når man sammenligner den med eksempelvis Sø- og Handelsrettens dom af 30. januar 2008 mellem JOBTEAMDANMARK og Ankenævnet for Patent- og Varemærker og Danmarks Olympiske Komite.
Her nåede retten frem til, at det lidet særprægede kendetegn TEAMDANMARK som vel kendt mærke kunne forhindre registrering af JOMTEAMDANMARK. Varemærket TEAMDANMARK var udover at have beskedent oprindeligt særpræg (og udover ikke at være i nærheden af så velkendt som TIVOLI) som velkendt varemærke beskyttet også i forhold til en ikke ligeartet tjenesteydelse, idet der ville kunne antages en forbindelse, hvilket udgjorde en utilbørlig udnyttelse.
Helt tilsvarende risiko foreligger i denne sag, hvor der i tillæg er en åbenlys risiko for betydelig skade på TIVOLI særpræg og renommé.
Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse står ved magt, betyder det reelt, at TIVOLI ikke har nogen beskyttelse som velkendt varemærke.
Jeg henviser endvidere til EF-Domstolens dom i C-375/1997 (GM mod Yplon SA) på baggrund af hvilken, det utvivlsomt kan lægges til grund, at der vil være en risiko for, at publikum kan få den antagelse, at der er en forbindelse i form af samarbejde, sponsorering eller tilsvarende mellem indehaverne al det ansøgte varemærke og TIVOLI.
Dette understreges yderligere af den i sagsfremstillingen dokumenterede betydelige licensierings- og sponsoraktivitet, som Tivoli A/S har under brug af kendetegnet TIVOLI.
Jeg henviser herudover til EF-Domstolens afgørelse i C-4o8/o (Adidas-Salomon AG og Adidas-Benelux BV mod Fitness World Trading Ltd.), hvor EF-domstolen fastslog, at det var tilstrækkeligt for krænkelse, at “graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket”.
Det forekommer helt åbenlyst, at en kundekreds vil skabe en sådan sammenhæng, hvilket Tivoli A/S har erfaring med fra en lang række andre sager, herunder senest sagen med TIVOLI NIGHTS og pornofilm, jf. også afgørelserne baseret på bla. utilbørlig udnyttelse al renommé omtalt i U2008.521 SH (Chanel), U2007.1941 SH (Rolls Royce) og U1997.795 SH (After Eight).
Jeg skal tillige henvise til afgørelsen U2007.1896H vedrørende det velkendte varemærke FISHERMAN’S FRIENDS, hvor Højesteret fastslog, at brugen al kendetegnet FISHERMAN var retsstridig, blandt andet fordi brugen kunne være skadelig ved, at FISHERMAN’S FRIENDS, der ofte blev markedsført i sammenhæng med sport, blev sat i forbindelse med spiritus.
TIVOLI og sexualisering heraf er langt mere skadeligt blandt andet på grund al det publikum, herunder børn, der relaterer sig til TIVOLI.
Det gøres endvidere gældende, at TIVOLI er så velkendt og indarbejdet, at beskyttelsen som udgangspunkt er helt generel, jf. også Kommenteret Varemærkelov, 4. udgave, pkt. 4.12.
Registreringen al’ SEXTIVOLI skader varemærket og udvander renomméet.
LigeartethedTivoli A/S har en række varemærkeregistreringer, jf. bilag 2 m.fl., der utvivlsomt giver TIVOLI beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, for de varer og tjenesteydelser, som varemærkerne er registreret for.
Herudover er der en omfattende brug af kendetegnene, der giver tilsvarende beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, jf. bilag 15-23.
Som det fremgår heraf, bliver TIVOLI blandt andet brugt i forbindelse med salg af hånd klæder, servietter m.v., der er komplementære til/ligeartede med “sundheds- og skønhedspleje”, hvorfor der (også uden velkendthed) foreligger forvekslelighed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, ligesom det understøtter, at registreringen skal ophæves på baggrund af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.Der tale om samme “univers”, anvendelse vil kunne ske i forbindelse med hinanden
MUNDTLIG FORHANDLING:
Jeg skal anmode om, at der foranstaltes mundtlig forhandling, jf. bekendtgørelse nr. 735 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 11, jf. samme bekendtgørelses kapitel 5.
BILAG:Bilag i: Udskrift fra CVR-registeret af den 10. marts 2008Bilag : Oversigt over TIVOLI A danske varemærkeregistreringerBilag 3: Reg.nr. VR 00.592 1976 TIVOLI (ordmærke)Bilag 4: Reg.nr. ‘STR 00.591 1976 TIVOLI (figurmærke)Bilag : VR 02.751 1997 (figurmærket TIVOLIKLIJBBEN)Bilag 6: VR 2003 03384 (figurmærke)Bilag : Nyhedsmagasin nr. 14, 22-28. april 2002Bilag 8: Artikel “Nyt værktøj i den svære mærkevare-konkurrence” fra Børsen Me dieMarked den 26. maj 2004Bilag : Artikel fra Børsen fra 2005Bilag jo: Danmarks Turistråd i Sveriges analyse fra 2001Bilag 11: “Samarbejdsoversigt pr. 1.12.2002”Bilag 12: “Samarbejdsoversigt af i. august 2003”Bilag 13: “Samarbejdsoversigt pr. 8. juli 2004” med tilhørende underbilagBilag i Kopi af Tivoli A/S’ revisionsfirma, KPMG’s brev af 9. juli 2003 (revisorer klæring vedrørende salg af varer under navnet TIVOLI) for perioden 1999 til 2003Bilag i Oversigter over varesalg/transaktioner i perioden 1999 til 2003, for så vidtangår de produkter, som Tivoli A har solgt under kendetegnet TIVOLIBilag 20: Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup af 20. juni 2007…”
I brev af 4. april 2008 meddelte ADVODAN, at de ikke længere repræsenterer indklagede (rettighedshaver), idet rettighedsindehaveren Toucana ApS er opløst for længe siden.
Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 3. juni 2008 følgende udtalelse:
”… Vedrørende mærket SEXTIVOLI
Som svar på Ankenævnets brev af 26. maj 2008 skal styrelsen udtale følgende:
Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.
Således er det fortsat styrelsens opfattelse, at selvom klagers mærke TIVOLI må anses for velkendt i relation til tjenesteydelsen ”forlystelsesparker” i klasse 41, så adskiller denne tjenesteydelse sig så betydeligt fra tjenesteydelsen ”sundheds- og skønhedspleje”, at brugen af mærket SEXTIVOLI for disse tjenesteydelser ikke vil skabe en sådan forbindelse mellem mærkerne, at dette vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærke.
Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det principielt er uden betydning for, om der foreligger en krænkelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, om de omhandlede varer eller tjenesteydelser er identiske eller ligeartede. For vurderingen efter denne bestemmelse er det nemlig afgørende, om den relevante omsætningskreds vil skabe en forbindelse mellem mærkerne, og der derved opstår en fare for, at det velkendte mærke udnyttes eller skades på utilbørlig vis, jf. bl.a. EF-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-408/01, præmis 29 og 31, og C-102/07, præmis 41.
Hvorvidt der i omsætningskredsens bevidsthed skabes en forbindelse mellem mærkerne afhænger efter styrelsens opfattelse af en række forhold, herunder ligheden mellem mærkerne, mærkernes iboende særpræg, den grad hvormed indsigers mærke er velkendt, hvilke varer eller tjenesteydelser mærket er velkendt for, hvilke varer eller tjenesteydelser det angrebne mærke omfatter, hvem de relevante omsætningskredse er, samt hvordan og gennem hvilke salgskanaler mærkerne præsenteres for de relevante omsætningskredse. Det fremgår således også af EF-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-408/01, præmis 30, og C-102/07, præmis 42, at der i vurderingen af, om der foreligger den nødvendige ”forbindelse” mellem mærkerne, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer.
At der i denne vurdering kan tages hensyn til bl.a. ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne følger bl.a. af Sø- og Handelsrettens afgørelse af den 30. januar 2008 i sagen V-16-06, hvori det anføres:
”Det er for spørgsmålet om varemærket er velkendt, principielt ikke afgørende om varemærkets velkendthed beror på dets anvendelse for den ene eller anden vare eller tjenesteydelse. Et varemærke der er velkendt (renommeret) for biler, kan være til hinder for registreringen af et dermed identisk eller forveksleligt mærke for rengøringsmidler, hvis det er kendt af en betydelig del af den offentlighed der er relevant for de varer eller tjenesteydelser der er dækket af mærket, jf. EF-domstolens dom af 14. september 1999 i sagen C-375/97 (General Motors Corporation mod Yplon SA), og et varemærke der er velkendt for biler, kan også være til hinder for brug af et lignende mærke for chokolade, jf. U.2007.1941 S. Det anførte udelukker naturligvis ikke at der ved den samlede bedømmelse af velkendthed og navnlig konsekvenserne heraf skal tages hensyn til bl.a. de varer og tjenesteydelser som de respektive mærker står for.”
I nærværende sag er de relevante tjenesteydelser ”forlystelsesparker” overfor ”sundheds- og skønhedspleje”. Begge disse tjenesteydelseskategorier er rettet mod den almindelige forbruger, hvorfor den relevante omsætningskreds er alle forbrugere. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at disse tjenesteydelser er særdeles forskellige såvel i deres art som den måde hvorpå de opfattes af omsætningskredsen.
Hertil kommer, at selvom TIVOLI må anses for at være et velkendt mærke, så er ”tivoli” fortsat et almindeligt ord, der indgår i det danske sprog. Som det fremgår af den indankede afgørelse, så finder styrelsen, at dette forhold må indvirke på den beskyttelse, som klagers velkendte mærke tildeles, idet andre erhvervsdrivende fortsat må antages at kunne anvende ordet ”tivoli” i sammenhæng med andre, særprægede ord.
Det skal hertil tilføjes, at der allerede er en lang række virksomheder, der anvender ordet tivoli som del af deres navn eller varemærke. Således fremgår følgende af styrelsens afgørelse af 5. marts 2008 i indsigelsessagen mod VR 2003 01067, ordmærket THOMAS TIVOLI:
”Ved en søgning på Krak.dk den 19. november 2003 på TIVOLI indeholdt i firmanavnet fandtes 84 hits, hvoraf minimum 57 ikke er beliggende i indsigers Tivoli. 4½ år efter den 19. februar 2008 søgte styrelsen igen på TIVOLI i hele Danmark indeholdt i firmanavnet og der fandtes 56 hits, hvoraf mindst 34 hidrører fra andre end indsiger. Hittene dækker over firmanavne som for eksempel: Tivoli, Kjærs Tivoli, Nibes Tivoli og Rudolfs Tivoli. De to søgninger viser, at der er blevet færre firmanavne der indeholder TIVOLI i deres navn, men at det er forholdsvis almindeligt at sammensætte TIVOLI med et andet særpræget navn, bynavn eller personnavn i forbindelse med forlystelsessteder, og TIVOLI fremstår derved som en generisk brug af ordet TIVOLI. I et enkelt tilfælde fremstår TIVOLI alene og dækker over et firma med adresse i Gandrup.
Ved en søgning på hvor mange varemærkeregistreringer indeholdende TIVOLI, der er gældende i Danmark findes 33, der ikke er indehavet indsiger eller indehaver, men der er kun to i klasse 41, hvor indsiger eller indehaver ikke er ejere af mærket. Der er således få registreringer indeholdende TIVOLI i klasse 41.
Det er styrelsens opfattelse, at hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg. Der foreligger således ikke en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé ej heller vil en sådan brug skade indsigers særpræg eller renommé, da der ikke vil være associationer til indsigers mærker, når indehaver benytter sit varemærke. Styrelsen har lagt vægt på, at indehaver i sit mærke benytter TIVOLI som et generisk element og TIVOLI derved fremstår som en del uden særpræg, samt at det er forholdsvis almindeligt, at TIVOLI er indeholdt i firmanavne.”
Denne indsigelsesafgørelse er dog tillige anket.
Det angrebne mærke består netop af en sammensætning af ord, nemlig SEX og TIVOLI. Mærkerne TIVOLI og SEXTIVOLI er således hverken identiske eller quasi-identiske, men ligner blot hinanden. Når der endvidere henses til betydningen af ordet ”tivoli” og det forhold, at mærkerne vedrører vidt forskellige tjenesteydelser, finder styrelsen det lidet sandsynligt, at en rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil skabe en forbindelse mellem mærkerne med den virkning, at der sker en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé.
Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 14. januar 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.
Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.
Dog skal styrelsen afslutningsvis bemærke, at det fremgår af klagers brev af den 11. marts 2008, at indehaver af det angrebne mærke – Toucana ApS, cvr-nr. 20879041 – blev tvangsopløst den 28. november 2003. Styrelsen er ikke tidligere blevet gjort bekendt med dette forhold. Havde styrelsen været opmærksom herpå, ville styrelsen allerede i forbindelse med behandlingen af indsigelsessagen have vejledt klager om, at klager kunne fremsætte påstand efter varemærkelovens § 31, der giver styrelsen mulighed for at slette en registrering, såfremt der er begrundet tvivl om, at der findes en mærkeindehaver.
Der ses heller ikke i ankesagen at være fremsat påstand efter varemærkelovens § 31, ligesom det heller ikke fremgår af sagen, om Ankenævnet på nuværende tidspunkt ville tillade at klager fremsætter en sådan påstand. Styrelsen skal dog for en god ordens skyld bemærke, at såfremt klager overfor Ankenævnet fremsatte påstand efter varemærkelovens § 31, og Ankenævnet tillader dette, ser styrelsen intet til hinder for, at sagen kan tilbagesendes til styrelsen med henblik på en afklaring af, om det angrebne mærke kan slettes efter varemærkelovens § 31…”
Klager kommenterede styrelsens udtalelse i brev af 17. juni 2008 med følgende:
”… Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar giver ikke anledning til at ændre den i klageskriftet nedlagte påstand. I øvrigt giver høringssvaret anledning til følgendeSUPPLERENDE ARGUMENTATION:
Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse s. 7, at man ikke finder, at der er sammenfald af tjenesteydelser eller ligeartethed mellem tjenesteydelser i forhold til ”sundheds- og skønhedspleje”, og at der derfor ikke er risiko for forveksling med TIVOLI og SEXTIVOLI i relation til førnævnte tjenesteydelser.
Styrelsen anfører videre s. 7, at det velkendte varemærke TIVOLI’s beskyttelsesomfang ikke kan udstrækkes til registreringen af SEXTIVOLI for sundheds- og skønhedspleje.
I klageskriftet er der kommenteret på ovennævnte.
Læser man argumentationen for den manglende beskyttelse af TIVOLI som velkendt mærke i sammenhæng med det af styrelsen anførte om den indsnævrede beskyttelse af TIVOLI som et indarbejdet varemærke uden oprindeligt særpræg – en argumentation som styrelsen udbygger i sit høringssvar - giver det indtryk af, at indarbejdelsesforholdet har smittet af på konklusionen vedrørende beskyttelsesområdet for det velkendte varemærke.
På s. 6 i afgørelsen og s. 2 i høringssvaret anføres/forudsættes, at der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætning med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at TIVOLI er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg. I høringssvaret henvises tillige til den af Tivoli A/S ligeledes ankede afgørelse fra styrelsen af 5. marts 2008 i sagen vedr. VR 2003 01067 THOMAS TIVOLI. Kopi af Tivoli A/S’ klageskrift i denne sag fremlægges som bilag 21.
Det gøres gældende, at disse præmisser og præmisserne i styrelsens afgørelse i VR 2003 01067 er i strid med gældende ret herunder EF-Domstolens praksis, jf. eksempelvis EF-domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 mellem Adidas AG m.fl. og Marca Mode CV m.fl.
EF-domstolen var i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse blevet spurgt, om det havde betydning for beskyttelsesomfanget, at der var tale om et oprindeligt ikke-distinktivt mærke, som var blevet distinktivt gennem brug, således at beskyttelsesområdet var snævrere for dette indarbejdede varemærke end fra andre oprindeligt særprægede varemærker.
I tillæg blev der spurgt, om der skulle tages hensyn til den generelle interesse i at sikre tilgængeligheden af et givet mærke ikke bliver urimeligt forhindret for andre virksomheder, som ønsker at tilbyde varer og tjenesteydelser under brug heraf.
EF-domstolen fastslog, at sådanne faktorer alene skulle indgå i vurderingen af, om varemærket overhovedet kunne registreres eller skulle gøres ugyldigt, men at det ikke skulle have nogen betydning, når man skulle vurdere det nærmere beskyttelsesområde for varemærket.
Det blev udtrykkelig anført, at det forhold, at en speciel type mærke skulle kunne bruges generelt for erhvervsdrivende, ikke var en faktor, som potentielle krænkere kunne støtte sig på i forsvar for deres handlinger, idet det ville underminere artikel 5, stk. 1, litra b i varemærkedirektivet.
Spørgsmålet om TIVOLI’s eventuelle manglende oprindelige særpræg kan således ikke føre til, at beskyttelsesområdet for dette velkendte varemærke indsnævres, således som Styrelsens afgørelse (og styrelsens høringssvar) læst i sammenhæng kunne give indtryk af…”
Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.
Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 14. oktober 2008
Læs om Thomas Tivoli-sagen her!
