tirsdag den 15. februar 2011

30. Thomas Tivoli-sagen

Denne varemærkesag fra 2003-2010 drejer sig om, at den norske virksomhed Thomas Tivoli AS havde registreret ordmærket THOMAS TIVOLI, resulterende i protester fra Tivoli A/S.


I et brev af 21. november 2003 til Patent- og Varemærkestyrelsen argumenterede Thomas Tivoli AS for…

”[...] at TIVOLI er et rent beskrivende ord, der bruges om drift af det, der også kaldes ”forlystelsesparker”, jfr. Munksgaards Dansk Fremmedordbog. Ligeledes viser indehavers opslag i tysk, svensk, norsk og nynorsk ordbøger, at ”tivoli” betyder forlystelsessted, folkeligt forlystelsesetablissement eller forlystelsespark. På baggrund heraf mener indehaver ikke, at der kan herske tvivl om, at ordet ”tivoli” som udgangspunkt ikke har særpræg som varemærke for ”drift af forlystelsesparker” og hermed relaterede tjenesteydelser. Indehaver anfører endvidere, at dansk praksis foreskriver en så begrænset beskyttelse af det indarbejdede varemærke TIVOLI, at varemærket THOMAS TIVOLI ikke bør anses for forveksleligt hermed. Hertil anfører indehaver, at ordet ”tivoli” i indehavers varemærke THOMAS TIVOLI er brugt rent beskrivende, idet indehavers mærke angiver, at den forlystelsespark, som indehaver driver, indehaves af en person ved navn Thomas. Desuden har indehaver ved en søgning på ”tivoli” på www.krak.dk fundet 84 hits og søgning påviste en lang række selskaber og firmaer i Danmark, der alle består af eller indeholder ordet ”tivoli” og beskæftiger sig med ”drift af forlystelsesparker/virksomhed”.” [mine fremhævelser]

Den 5. marts 2008 valgte Patent- og Varemærkestyrelsen at afvise Tivoli A/S' krav om afregistrering, med bl.a. følgende begrundelse:

”Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætning med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.”

”Styrelsen er af den holdning, at hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.

”Ved en søgning på Krak.dk den 19. november 2003 på TIVOLI indeholdt i firmanavnet fandtes 84 hits, hvoraf minimum 57 ikke er beliggende i indsigers Tivoli. 4½ år efter den 19. februar 2008 søgte styrelsen igen på TIVOLI i hele Danmark indeholdt i firmanavnet og der fandtes 56 hits, hvoraf mindst 34 hidrører fra andre end indsiger. Hittene dækker over firmanavne som for eksempel: Tivoli, Kjærs Tivoli, Nibes Tivoli og Rudolfs Tivoli. De to søgninger viser, at der er blevet færre firmanavne der indeholder TIVOLI i deres navn, men at det er forholdsvis almindeligt at sammensætte TIVOLI med et andet særpræget navn, bynavn eller personnavn i forbindelse med forlystelsessteder, og TIVOLI fremstår derved som en generisk brug af ordet TIVOLI. I et enkelt tilfælde fremstår TIVOLI alene og dækker over et firma med adresse i Gandrup.

Ved en søgning på hvor mange varemærkeregistreringer indeholdende TIVOLI, der er gældende i Danmark findes 33, der ikke er indehavet indsiger eller indehaver, men der er kun to i klasse 41, hvor indsiger eller indehaver ikke er ejere af mærket. Der er således få registreringer indeholdende TIVOLI i klasse 41.

Det er styrelsens opfattelse, at hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg. Der foreligger således ikke en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé ej heller vil en sådan brug skade indsigers særpræg eller renommé, da der ikke vil være associationer til indsigers mærker, når indehaver benytter sit varemærke. Styrelsen har lagt vægt på, at indehaver i sit mærke benytter TIVOLI som et generisk element og TIVOLI derved fremstår som en del uden særpræg, samt at det er forholdsvis almindeligt, at TIVOLI er indeholdt i firmanavne.” [mine fremhævelser]

Fra ovenstående må især fremhæves det synspunkt, at ”hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg”, samt at ”Styrelsen har lagt vægt på, at indehaver i sit mærke benytter TIVOLI som et generisk element og TIVOLI derved fremstår som en del uden særpræg, samt at det er forholdsvis almindeligt, at TIVOLI er indeholdt i firmanavne.”

Hvortil det skal tilføjes, at det også er almindeligt, at TIVOLI er indeholdt i værktitler, se her og her!

---o0o---

Tivoli A/S protesterede den 1. maj 2008 i et brev til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Mange af Tivoli A/S' argumenter var de samme, som vi kender fra sagerne om Jacobsens småkager, ordmærket SEXTIVOLI og værktitlen ”Tivoli Night - frække forlyselser på SexTV.dk”: TIVOLI er et velkendt mærke, som kan miste sit særpræg, hvis ikke osv.osv. Her følger et par pluk:

”Herudover har Tivoli A/S indgået sponsoraftaler og licensaftaler, hvorved erhvervsdrivende gives en snævert afgrænset ret til at bruge Tivoli A/S’ varemærker (herunder ord- og figurmærker med TIVOLI), kendetegn m.v. Tivoli A/S oppebærer i den forbindelse betydelige millionindtægter.”

”Dette understreges yderligere af den i sagsfremstillingen dokumenterede betydelige licensierings- og sponsoraktivitet, som Tivoli A/S har under brug af kendetegnet TIVOLI.”

Dette skal ses i lyset af, at Tivoli A/S har registreret ordmærket TIVOLI i modstrid med principperne i dansk og international varemærkelov. At sælge ret til at bruge ordmærket TIVOLI om forlystelser svarer til at sælge retten til at trække vejret. Det er et svindelnummer uden sidestykke. Tivoli-direktionen har fundet en fidus, et hul i loven, og deres varemærkesager må ses som et grisk og amoralsk forsøg på, i samarbejde med landets moralsk korrupte og lovløse myndigheder, at forsinke den juridisk påkrævede afregistrering, hvorved hullet ville blive lukket og ordet ”tivoli” atter tilhøre os alle.

Yderligere fra Tivoli A/S' brev til Ankenævnet for Patenter og Varemærker:

”I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som bilag 20. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten.

En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikationssagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.”

Her laver Tivoli A/S' advokat Jens Jakob Bugge samme fiksfakseri som i SEXTIVOLI-sagen, hvorfra tekstpassagen er genbrugt. Det er stadigvæk ren svindel: Jimmy Rehaks firma Konzern.dk alias Mediehuset København står ikke bag tv-frekvens Kanal 23 alias Kanal København og har aldrig været juridisk ansvarlig for programfladen ”Tivoli Night - frække forlyselser på SexTV.dk”.

Jens Jakob Bugges brev er i dette tilfælde dateret 1. maj 2008, hvor Jens Jakob Bugge i Fogedretten 7. juni 2007 samt i et brev af 26. juni 2007 fra Jimmy Rehaks advokat (Bugges eget bilag 29 i sagen mod Innocent Pictures) for længst var blevet gjort bekendt med, at Konzern-tv var den forkerte at hive i retten. Jens Jakob Bugge vildleder altså i sit brev atter engang Ankenævnet for Patenter og Varemærker omkring sagens faktiske forhold, for at få det til at lyde, som om firmaet bag programfladen ”Tivoli Night - frække forlyselser på SexTV.dk” har indrømmet, det var forkert at bruge ordet tivoli.

---o0o---

Sagens mest interessante omdrejningspunkt var måske tolkningen af EF-Domstolens udtalelser om, hvordan balancen mellem beskyttelse af registrerede varemærker versus det såkaldte friholdelsesbehov skal håndteres i forhold til varemærker, der oprindeligt har været uden særpræg.

Jeg vil ikke gentage den meget omfattende argumentation her. Man kan sammenføje Tivoli A/S' strategi på området som et forsøg på at forhindre, at der i sager om varemærket TIVOLI tages hensyn til dels varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, om behovet for at friholde deskriptive betegnelser fra registrering, og dels varemærkelovens § 13, stk. 1, om forbudet mod registrering af varemærker, der kan medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes adgang til på en sædvanlig måde at markedsføre deres produkter.

Altså et forsøg på at undgå at skulle operere inden for lovens rammer og respektere danske og internationale varemærkeprincipper. Det er Tivoli A/S i en nøddeskal, men det bør ikke komme som en overraskelse. Sådan opererer moderne aktieselskaber, læs mere her.

---o0o---

I et brev af 26. juni 2008 blev alle Tivoli A/S' EF-relaterede argumenter afvist af Patent- og Varemærkestyrelsen i en kendelse, som desuden fastslog følgende punkter:

”Styrelsen skal i den forbindelse henvise til følgende virksomhedsnavne, der på krak.dk og degulesider.dk er anført som virksomheder, der tilhører faggrupperne ”Tivoliparker” eller ”Forlystelser”:

Kim Larsens Tivoli
Roeds Tivoli
19/24
SJ Tivoli
Sejrs Tivoli
Carsten Tivoli
Lunds Tivoli
Buurskovs Tivoli
Rudolfs Tivoli
Nibes Tivoli
Skandinavisk Tivoli Park
Bingers Tivoli
Kjærs Tivoli
OLE'S TIVOLI ApS
Tivoli Friheden A/S
Ankers Tivoli A/S
Renés Tivoli
Damhus Tivoli A/S
Kjærs Tivoli
Sønderjyllands Tivoli
Wittrups Børnetivoli
Byens Tivoli
Rahbeks Tivoli
Revsbæks Tivoli
Nordisk Tivolipark
Rudolfs Tivoli

Derudover fremgår det af politiets hjemmeside på www.politi.dk, at politiet har en blanket (P701-01(03/93)) til ”Ansøgning om tilladelse til opstilling af OMREJSENDE TIVOLI”.

Disse eksempler viser tydeligt, at det må anses for sædvanligt, at virksomheder indenfor branchesegmentet ”Tivoliparker” og ”Forlystelser” anvender ordet TIVOLI som en beskrivende betegnelse i deres kendetegn, idet ordet TIVOLI anvendes i sammenhæng med andre ordelementer, således at kendetegnet i sin helhed klart differentierer sig fra klagers indarbejdede og velkendte varemærke TIVOLI.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at brugen af ordet TIVOLI i det angrebne mærke THOMAS TIVOLI i relation til tjenesteydelsen ”forlystelsesparker” må anses for at være brug af ordet i dets deskriptive egenskab, ligesom denne brug må anses for at være sædvanlig indenfor branchen, og således også for at være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.”

[…]

”Med hensyn til styrelsens vurdering af, om brugen af det angrebne mærke THOMAS TIVOLI kan krænke det velkendte mærke TIVOLI, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, skal styrelsen ligeledes fastholde sin vurdering. Den branchesædvane for brugen af ordet TIVOLI i sammenhæng med andre ord, som er skitseret både i indsigelsesafgørelsen og ovenfor, sammenholdt med de beskrivende egenskaber ordet TIVOLI fortsat besidder ved en sådan brug – trods klagers indarbejdelse heraf som varemærke – bevirker efter styrelsens opfattelse, at beskyttelsesomfanget for klagers mærke ikke kan udstrækkes så langt, at brugen af det angrebne mærke THOMAS TIVOLI må anses for at medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé. [understregningerne er Patent- og Varemærkestyrelsens egne fremhævelser; fremhævelserne med fed skrift er mine]

---o0o---

Den 16. februar 2009 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker en kendelse i sagen. Nævnet mente ikke, at ordmærket THOMAS TIVOLI skulle afregistreret.

I sin kendelse udtalte Ankenævnet for Patenter og Varemærker bl.a. følgende:
”For så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling med eller krænkelse af et ældre velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 tiltræder Ankenævnet endvidere, at hensynet til, at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning - friholdelsesbehovet - kan tillægges vægt i forbindelse med vurderingen af et indarbejdet velkendt varemærkes beskyttelsesomfang, når anvendelsen af det ældre mærke i det yngre mærke alene sker for at angive egenskaber ved mærket. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af Patent og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 5. marts 2008 og i høringsudtalelsen af 26. juni 2008 tiltræder Ankenævnet, at der ikke foreligger mærkelighed eller krænkelse af ældre rettigheder for så vidt angår det, der må anses for kerneområdet af ordet tivoli, nemlig drift af forlystelsesparker m.v.” [min fremhævelse]

Ovenstående synspunkt burde have endnu større vægt, når der er tale om et ordmærke (TIVOLI) over for en værktitel (”Tivoli Night - frække forlyselser på SexTV.dk”)!

---o0o---

Sagen om ordmærket THOMAS TIVOLI blev endeligt afgjort i Sø- og Handelsretten den 12. maj 2010. Kendelsen, som Tivoli A/S undlod at anke, svarer til, hvad der burde have været resultatet i sagerne om henholdsvis varemærket SEXTIVOLI og værktitlen "Tivoli Night - frække forlystelser på SexTV.dk": Tivoli A/S tabte!

Dette kom ikke som en stor overraskelse for mig. Jeg havde hørt fra rimeligt pålidelig kilde, at Sø- og Handelsretten fra "højeste side" havde fået besked om, at man ikke måtte give Tivoli A/S medhold i denne sag. En ting er, hvad man laver af fidusnumre på hjemmebane, men det havde været yderst uheldig udenrigspolitik at negligere international varemærkelov over for en norsk virksomhed og derved risikere en international skandale.

Det slående i sagen er, at de argumenter, der blev brugt til at godkende ordmærket THOMAS TIVOLI, er de samme, som burde være blevet brugt til at godkende ordmærket SEXTIVOLI og værktitlen ”Tivoli Night - frække forlyselser på SexTV.dk”, hvor de imidlertid begge steder blev negligeret.

Man kan dårligt få andet indtryk, end at de danske myndigheder og domstole i sådanne sager følger sin helt egen, uofficielle dagsorden - som man kun kan gætte på - og dernæst som et sekundært element skriver en dom, der skal forestille at være det egentlige grundlag for, hvem man har valgt at favorisere. En sådan fremgangsmåde er ikke jura, men svindel.

---o0o---

Herunder følger en komplet gengivelse af dommen fra Sø- og Handelsretten:


UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

____________


DOM

Afsagt den 12. maj 2010

V-23-09

TIVOLI A/S
(Advokat Jens Jakob Bugge)
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Advokat Charlotte Kunckel)


Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er, om sagsøgeren, TIVOLI A/S’ registrerede rettigheder til mærket ”TI-VOLI” er en hindring for registrering af ordmærket ”THOMAS TIVOLI”.

TIVOLI A/S (herefter: Tivoli) har principalt nedlagt påstand om, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker (herefter: Ankenævnet) tilpligtes at slette varemærket THOMAS TIVOLI, jf. VR 2003 01067, fra varemærkeregistret, subsidiært at Ankenævnet tilpligtes at begrænse varefortegnelsen for VR 2003 01067, THOMAS TIVOLI, således at denne alene omfatter ”tivoli, forlystelsesparker; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser”.

Ankenævnet har påstået frifindelse.


Sagsfremstilling

Tivoli er indehaver af det registrerede ordmærke ”TIVOLI” (VR 1976 00592) inden for næsten alle vareklasser, herunder vareklasse 41:

”Opdragelses- og uddannelsesvirksomhed, artistbureauer, avis-, blad- eller bogudgivelse, abonnementsvirksomhed ved abonnement på aviser og/eller billeder og/eller blade og/eller bøger, cirkusvirksomhed, virksomhed med filmproduktion, filmfremvisning eller filmudlejning, virksomhed med grammofonindspilninger, impressario-virksomhed, kunstneragenturer, orkestre, radio- og fjernsynsunderholdning, sangere, sanggrupper, teatre, teateropførelser og teatervirksomhed, varieteer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, kabaretvirksomhed.”

Tivoli er yderligere indehaver af ”TIVOLI” som registreret figurmærke (VR 1976 00591) inden for samme vareklasser, herunder klasse 41 uden nærmere tekstspecifikation. Tivoli har andre registrerede varemærkerettigheder, hvor ”TIVOLI” indgår, f.eks. figurmærket TIVOLI KLUBBEN (VR 02. 751 1997) i klasse 35, 41 (”Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer”) og 42.

Ved søgning den 8. marts 2010 på Patent- og Varemærkestyrelsens tjeneste ”PVSOnline” på ”Tivoli” som ”ansøger/indehaver” fremkom en lang række søgeresultater vedr. Tivolis registrerede varemærkerettigheder, f.eks. TIVOLI KROEN , TIVOLI Net og TIVOLI HOTEL COPENHAGEN . Blandt søgeresultaterne ses også enkelte andre rettighedshavere, herunder TIVOLI AUDIO LLC med mærket TIVOLI AUDIO og Tivoli-Karolinelund A/S med mærket TIVOLILAND .

Ved søgning samme dag på ”tivoli” som ”maerketekst” fremkom som søgeresultat en række rettighedsindehavere til mærket ”TIVOLI” som ord- eller figurmærke eller mærker, hvori ”TIVOLI” indgår, bl.a. Toms Gruppen A/S, Colgate-Palmolive A/S, IBM A/S, Dagrofa A/S og Hetland Nordic ApS. Tivolis advokat har oplyst, at der i de fleste af de oplistede tilfælde er tale om varemærkerettighedsforhold, der hviler på et særligt aftalegrundlag i forhold til Tivoli.

Tivoli har fremlagt ”samarbejdsoversigter” for 2002, 2003 og 2004, der viser virksomheder, som på sponsorbasis, licensbasis mv. har samarbejde med Tivoli om bl.a. anvendelse af Tivolis varemærker (co-branding). Blandt samarbejdspartnere ses TDC, Egmont Film, Københavns Lufthavn, Danmarks Turistråd, Coca-Cola, Danisco A/S, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Carlsberg, Danske Bank, De Gule Sider, Arla Food og en række andre virksomheder.

Tivolis revisor (KPMG) har i en erklæring vedrørende salg af ”Tivoli-varer”, hvorved ifølge erklæringen forstås ”merchandise solgt under Tivoli figurmærket og/eller Tivoli ordmærket”, for så vidt angår årene 1999 – 2002 opgjort salget inkl. moms til mellem ca. 5,6 mio. kr. og ca. 8,9 mio. kr. pr. år og for 1. halvår 2003 til ca. 1,1 mio. kr. Tivoli har fremlagt en omfattende oversigt over de varer, som indgår i Tivolis merchandise-salg, f.eks. toilettasker, tandbørster, lysestager, kuglepenne, glansbilleder, nøgleringe, shampoo, puslespil, T-shirts, ure, plakater, fotorammer etc.

Af oplysninger fra Danmarks Turistråd i Sverige (2003) fremgår bl.a., at kendskabsgraden til TIVOLI i Sverige skulle være 93 %, og at besøgsgraden samlet skulle være 69 %, heraf fra Sydsverige 90 %, Stockholm 66 % og Nordsverige 40 %.

Af en undersøgelse foretaget af Børsens Nyhedsmagasin i samarbejde med konsulentfirmaet PLS Rambøll fremgår, at Danmarks stærkeste varemærke skulle være Tuborg, efterfulgt af Lego og på tredjepladsen TIVOLI. Af en artikel i Børsen den 26. maj 2004 er mærket TIVOLI indplaceret på 2. pladsen efter B&O blandt 62 mærker, som er omgærdet af mest positiv emotionel sympati blandt forbrugerne.

Af en såkaldt BAV-analyse (Brand Asset Valuator), som efter det oplyste foretages hvert år, hvor brands ”evalueres i forhold til det totale mærkelandskab”, er TIVOLI betegnet som ”et Powerbrand på tværs af målgrupperne” med en næsten 100 % vitalitets- og styrkegrad.


Konflikten

Med ansøgningsdato den 17. januar 2003 fik det norske selskab Thomas Tivoli AS, der ubestridt driver virksomhed som omrejsende forlystelsesetablissement, registreret ordmærket THOMAS TIVOLI (VR 2003 01067) i vareklasse 41:

”Underholdningsvirksomhed, herunder tjenesteydelser som relaterer til tivoli, cirkus, teater, dyreparker, forlystelsesparker, fritidsanlæg og byfester; sportslige og kulturelle aktiviteter; udlejning af scene-, belysnings-, lyd- og underholdningsudstyr; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser.”

Tivoli rejste indsigelse imod registreringen af mærket THOMAS TIVOLI. Patent- og Varemærkestyrelsen (herefter Styrelsen) traf den 5. marts 2008 afgørelse i sagen, hvorefter Tivolis indsigelse ikke blev taget til følge. Tivoli påklagede afgørelsen til Ankenævnet. Under Ankenævnets behandling er Domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 (Adidas – Marca Mode) - herefter Adidas-dommen eller sag C-102/07 – indgået som et væsentligt led i argumentationen. Dommen angår en præjudiciel forelæggelse fra Hoge Raad der Nederlanden. Forelæggelsen angik navnlig spørgsmålet om, hvorvidt der ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til det såkaldte friholdelsesbehov.

Af Styrelsens udtalelse af 26. juni 2008 til Patentankenævnet til brug for ankesagen fremgik bl.a.:

”…
Forholdet mellem ”friholdelsesbehovet”, varemærkelovens §§ 4 og 15, samt varemærkelovens § 5
Det er af væsentlig betydning for forståelsen af EF-domstolens afgørelse i sagen C-102/07, at EF-domstolens syn på forholdet mellem "friholdelsesbehovet", varemærkedirektivets art. 5 (der svarer til varemærkelovens §§ 4 og 15) og varemærkedirektivets art. 6 (der svarer til varemærkelovens § 5) nærmere belyses.

Det fremgår af Generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomer's udtalelse i sagen, at det af EF-domstolens praksis følger, at EF-domstolen anerkender, at der kan gælde et "friholdelsesbehov" i forhold til registreringen af varemærker, men at EF-domstolen ikke klart har tilkendegivet, hvad der skal forstås ved dette begreb, jf. udtalelsens afsnit 32.

Dog fremgår det af EF-domstolens praksis, at "friholdelsesbehovet" ikke blot relaterer sig til de beskrivende betegnelser, der er omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, men også relaterer sig til de typer af tegn, i forhold til hvilke en eneret vil kunne medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes mulighed for at præsentere deres produkter eller tjenesteydelser på sædvanlig vis.



Når der endvidere henses til EF-domstolens samlede konklusion på dens overvejelser i den præjudicielle afgørelse i C-102/07 …, står det klart, at det er EF-domstolens opfattelse, at det beskyttelsesomfang, der fastslås i varemærkedirektivets art. 5, og som er implementeret i den danske varemærkelov ved §§ 4 og 15, skal ses i lyset af det hensyn til tredjemand, der følger af varemærkedirektivets art. 6, stk. 1, litra b.

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at EF-domstolens afgørelse således præciserer, at der ved vurdering af risikoen for forveksling eller krænkelsen af et velkendt mærke, kan tages hensyn til det indarbejdede eller velkendte mærkes oprindeligt usærprægede karakter, hvis følgende forhold er til stede:
• Det indarbejdede eller velkendte mærke savnede oprindeligt særpræg fordi mærket var deskriptivt,
• anvendelsen af det ældre mærke i det yngre mærke sker alene for at angive egenskaber, dvs. anvendes på en deskriptiv måde, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det yngre mærke vedrører, og
• den konkrete brug af den deskriptive betegnelse i det yngre varemærke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

I lyset af denne konklusion står det klart, at når ordet TIVOLI var uden oprindeligt særpræg, fordi TIVOLI angiver arten af tjenesteydelsen "forlystelsesparker", og således er en deskriptiv betegnelse omfattet af varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, jf. varemærkedirektivets art. 3, stk. 1, litra c, så kan der ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for klagers indarbejdede og velkendte mærke TIVOLI tages hensyn til ordets iboende usærprægede karakter, hvis ordet TIVOLI anvendes i det yngre mærke på en åbenbar deskriptiv måde, og denne brug af ordet i øvrigt er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, jf. principperne i varemærkedirektivets art. 6, stk. I, litra b.

Det følger heraf, at andre erhvervsdrivende end klager må være udelukket fra at anvende ordet TIVOLI uden tilføjelser i forbindelse med i hvert fald tjenesteydelsen "forlystelsesparker", idet brugen af ordet TIVOLI uden tilføjelser blot fremstår som en brug af det indarbejdede varemærke i sig selv, hvilket ikke vil være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

Tilsvarende vil brug af en betegnelse som TIVOLI FORLYSTELSESPARK (for "forlystelsesparker") heller ikke skulle accepteres af klager, idet ordet TIVOLI i denne sammensætning fremstår som navnet på en forlystelsespark, og således i denne situation ikke anvendes i en deskriptiv betydning.
Endelig vil mærket TIVOLA (for "forlystelsesparker") også skulle anses for at være i strid med klagers rettigheder, idet mærket i høj grad ligner det velkendte mærke, og TIVOLA ikke kan anses for brug af ordet TIVOLI på en deskriptiv måde.
…”

Ankenævnet stadfæstede ved kendelse af 16. februar 2009 Styrelsens afgørelse med følgende begrundelse:

”Ankenævnet tiltræder, at TIVOLI er velkendt som varemærke for tjenesteydelsen "forlystelsespark" i klasse 41 og har opnået særpræg herfor. Det tiltrædes ligeledes, at der foreligger sammenfald af klagerens ordmærkeregistrering og indklagedes registrering af tjenesteydelser, som nærmere anført i Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse af 5. marts 2008.

For så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling med eller krænkelse af et ældre velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1 tiltræder Ankenævnet endvidere, at hensynet til, at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning - friholdelsesbehovet - kan tillægges vægt i forbindelse med vurderingen af et indarbejdet velkendt varemærkes beskyttelsesomfang, når anvendelsen af det ældre mærke i det yngre mærke alene sker for at angive egenskaber ved mærket. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført af Patent og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 5. marts 2008 og i høringsudtalelsen af 26. juni 2008 tiltræder Ankenævnet, at der ikke foreligger mærkelighed eller krænkelse af ældre rettigheder for så vidt angår det, der må anses for kerneområdet af ordet tivoli, nemlig drift af forlystelsesparker m.v.

Klageren har i et påstandsdokument af 23. december 2008 alene nedlagt påstand om, at Patent og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres, således at varemærket THOMAS TIVOLI ophæves i det hele og har ikke i forbindelse med afholdelse af den mundtlige forhandling i sagen anmodet om tilladelse til at ændre sin påstand eller til at nedlægge en subsidiær påstand, jf. herved bekendtgørelse nr. 735 af 27. august 2002 om Ankenævnet for patenter og varemærker § 15, stk. 2 og § 18, stk. 1. Ankenævnet har på den baggrund ikke fundet at burde foretage en afgrænsning af den varefortegnelse, som det omstridte varemærke blev registreret for.

Med disse bemærkninger stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse.”

Ordbøger. Andre oplysninger.

Af ”Ordbog over Det Danske Sprog” (1946) fremgår om ”Tivoli”, at det blev optaget ca. 1840 fra fransk ”(Jardin de) Tivoli, navn på et forlystelsesetablissement i Paris, der var opkaldt efter den ital. by Tivoli, hvori der findes berømte haveanlæg, og at ordet står for ”forlystelses-etablissement i en have eller lign.” I Politikens ”Nudansk Ordbog” er ”tivoli” angivet som et substantiv som ”et sted med forlystelser, boder, spisesteder m.m. = FORLYSTELSESPARK – der kommer tivoli nede på havnepladsen i anledning af byfesten – et omrejsende tivoli”.

Af Tivolis hjemmeside fremgår:

”Inspirationen til Tivoli var de såkaldte romantiske forlystelseshaver som fandtes i Europa. Romantiske, fordi landskabsarkitekturen var i den engelske, naturlige havestil. Tivolis grundlægger, Georg Carstensen, havde set sådanne forlystelseshaver på sine mange rejser og ansøgte i 1841 kongen, Christian VIII, om tilladelse til at etablere og drive et Tivoli og Vauxhall i fem år. Navnet Tivoli tog han fra et af forbillederne, nemlig Tivoli i Paris, mens Vauxhall var en forlystelseshave i London.”

Af et skærmprint fra dk.wikipedia.org fremgår bl.a., at Tivoli er ”en internationalt kendt forlystelsespark i midten af København”, at Tivoli i 2008 er på tredjepladsen over de mest besøgte forlystelsesparker i Europa med over 4 millioner besøgende om året, og at Tivoli, da det åbnede første gang, hed ”Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall”, opkaldt efter forlystelsesparkerne ”Jardin de Tivoli” i Paris, der havde navnet fra landsbyen Tivoli nær Rom og ”Vauxhall Gardens” i London. I Tivoli ved Rom havde kejser Hadrian en sommervilla med smukke haveanlæg med mange vandfald.

Af søgninger på ”tivoli” på Krak.dk under ”firma” (19. november 2003 og 19. februar 2008) fremkom - udover resultater, der relaterer sig til Tivoli - bl.a. søgeresultaterne Buurskovs Tivoli, Tivoli Friheden A/S, Ankers Tivoli A/S, Bingers Tivoli, Herning Tivolipark, Kim Larsens Tivoli, Kjærs Tivoli, Roeds Tivoli, Rudolfs Tivoli, Sejrs Tivoli, Oles Tivoli ApS, Tivoli Legetøj, Tivoli Lunaparken, Tivoli Mix m.fl.


Domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07, Adidas-dommen, (Adidas AG vs. Merca Mode) - udvalgte passager:

”…
Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål



19 Under disse omstændigheder har Hoge Raad der Nederlanden besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:



Om de præjudicielle spørgsmål
20 Den forelæggende ret ønsker med disse spørgsmål, der behandles samlet, nærmere bestemt oplyst, i hvilket omfang der ved fastlæggelsen af omfanget af varemærkeindehaverens eneret skal tages hensyn til den almene interesse, der består i, at rådigheden over bestemte tegn ikke utilbørligt begrænses.

21 Den forelæggende ret har formuleret dette spørgsmål under hensyntagen til motivet med tre striber, der på adidas’ foranledning er blevet registreret, og som ved brug har opnået fornødent særpræg. Den forelæggende ret ønsker navnlig oplyst, hvorvidt det – når tredjemand bruger tegn, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og ikke har varemærkeindehaverens samtykke, og tredjemand til støtte for denne brug påberåber sig friholdelsesbehovet – har betydning, hvorvidt de nævnte tegn i den relevante kundekreds anses for dekorative, hvorvidt de har fornødent særpræg som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), og hvorvidt de er beskrivende som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra C).



Indledende bemærkninger



23 Som Domstolen allerede har fastslået, er dette friholdelseskrav den bagvedliggende grund for visse af de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3 …

25 Hvis det således viser sig, at friholdelsesbehovet inden for rammerne af direktivets artikel 3 og 12 [degeneration]har relevans, skal det fastslås, at den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse ligger uden for disse rammer, eftersom den rejser spørgsmålet, om friholdelsesbehovet med henblik på at begrænse omfanget af varemærkeindehaverens eneret udgør et bedømmelseskriterium efter registreringen af et varemærke. Marca Mode … søger nemlig ikke at opnå en ugyldighedserklæring som omhandlet i nævnte artikel 3 eller en fortabelseserklæring som omhandlet i nævnte artikel 12, men påberåber sig behovet for at friholde motiver med striber ud over det, der på adidas' anmodning er registreret, hvilket sker med henblik på at gøre deres ret til at bruge disse motiver uden samtykke fra adidas gældende.

26 Når en tredjemand henholder sig til friholdelsesbehovet for at gøre sin ret til at bruge et andet tegn end det, der på varemærkeindehaverens anmodning er registreret, gældende, kan relevansen af et sådant argument ikke bedømmes inden for rammerne af direktivets artikel 3 og 12, men bør efterprøves i henhold til direktivets artikel 5, der vedrører beskyttelsen af det registrerede varemærke mod tredjemands brug af tegnet, samt i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), hvis det pågældende tegn falder ind under anvendelsesområdet for denne bestemmelse.

Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b)



30 Den omstændighed, at der for de erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, kan ikke udgøre en del af disse relevante faktorer. Som det nemlig følger af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og af ovennævnte retspraksis, bør svaret på spørgsmålet, om der er risiko for forveksling, baseres på den opfattelse, som offentligheden dels har af varer omfattet af varemærkeindehaverens varemærke, dels har af varer omfattet af det tegn, som tredjemand bruger.

31 Desuden kan tegn, som i princippet bør stå til rådighed for alle erhvervsdrivende, misbruges med det formål at foranledige, at der i forbrugerens bevidsthed sker forveksling. Hvis tredjemand i denne forbindelse kunne gøre friholdelsesbehovet gældende for frit at bruge et tegn, uanset at det ligner varemærket, uden at varemærkeindehaveren under påberåbelse af risikoen for forveksling ville kunne gøre indsigelse herimod, ville det skade den effektive anvendelse af reglen i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).



36 … Jo mere kendt et varemærke er, desto flere erhvervsdrivende vil der nemlig være, som vil bruge lignende tegn. Forekomsten på markedet af en stor mængde varer, som er omfattet af lignende tegn, vil kunne skade varemærket i det omfang, den risikerer at mindske varemærkets grad af særpræg og bringe dets væsentligste funktion i fare, som er at garantere de pågældende varers oprindelse over for forbrugerne.

Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2



41 Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. Der er derfor ikke krav om, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, er en sådan, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket (jf. dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 29 og 31).

42 Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer (dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 30).

43 Det skal fastslås, at friholdelsesbehovet hverken har noget at gøre med vurderingen af graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, eller med den sammenhæng, som den berørte kundekreds kan skabe mellem det nævnte varemærke og det nævnte tegn. Friholdelsesbehovet kan derfor ikke have nogen relevans for efterprøvelsen af, hvorvidt brugen af tegnet ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renomme, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renomme.

Om fortolkningen af direktivets artikel 6, stk. 1, litra b)
44 Direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), bestemmer, at indehaveren af et varemærke ikke kan forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.



46 Mere specifikt tilsigter direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), at sikre alle erhvervsdrivende muligheden for at bruge beskrivende angivelser. Som generaladvokaten har anført i punkt 75 og 78 i forslaget til afgørelse, er denne bestemmelse dermed udtryk for friholdelsesbehovet.

47 Friholdelsesbehovet kan dog aldrig udgøre en selvstændig begrænsning af varemærkets virkninger i tillæg til de udtrykkeligt fastsatte begrænsninger i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b). Det skal i denne forbindelse understreges, at for at en tredjemand kan påberåbe sig begrænsningerne i varemærkets virkninger som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), og i denne forbindelse gøre det friholdelsesbehov gældende, som ligger til grund for denne bestemmelse, skal den af tredjemand brugte angivelse - sådan som bestemmelsen kræver - vedrøre en egenskab ved den af tredjemand markedsførte vare eller præsterede ydelse (jf. i denne retning Windsurfing Chiemseedommen, præmis 28, og dom af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 4244).

48 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen og af adidas' konkurrenters indlæg for Domstolen, at konkurrenterne som begrundelse for brugen af de omtvistede to striber påberåber sig, at striberne udelukkende er dekorative. Heraf følger, at disse konkurrenters anbringelse af motiver med striber på beklædning ikke tilsigter at angive en af egenskaberne ved disse varer.

49 Henset til alle ovenstående betragtninger skal det spørgsmål, der er forelagt til præjudiciel afgørelse, besvares med, at direktivet skal fortolkes således, at der ikke ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til friholdelsesbehovet, undtagen i det omfang begrænsningen af varemærkets virkninger som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse.



På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første afdeling) for ret:

Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der ikke ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til friholdelsesbehovet, undtagen i det omfang begrænsningen af varemærkets virkninger som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

Forklaring

Vicedirektør Dorthe Barsøe har forklaret, at alle nye medarbejdere i Tivoli får 2 dages undervisning på ”Tivoli-skolen”, hvor hun selv underviser. Det er Tivolis vision at være et førende internationalt oplevelsesbrand, hvilket indebærer, at de hele tiden benchmarker sig op imod de bedste internationale brands. I ”oplevelsesbrand” ligger bl.a., at Tivoli er mange forskellige ting. Halvdelen af Tivolis besøgende fokuserer på Tivoli som forlystelsespark, men for andre er Tivoli eksempelvis en blomsterpark, en mulighed for at opleve klassisk musik og rockmusik, restaurantbesøg etc.

De har løbende diskussioner og overvejelser med hensyn til, hvad Tivoli skal bruge sit brand til – ”brand extension”, f.eks. en tøjlinie, kasino, oplevelser, henvendelser fra f.eks. fodbold-klubber. Tivoli-brandet er Tivolis værdi, som Tivoli forsøger at kapitalisere på. Brandet er fantastisk stærkt og kan betegnes som et ”premium brand” med en dertil modsvarende ”premium price”. Heri ligger også, at alt skal have ”premium” standard, med kodeord som ”1. klasses”, ”enestående”, ”høj status”, ”høj standard”, ”eksklusiv” etc., og det lærer medarbejderne. Betegnelsen ”premium” skal ses i forhold til andre leverandører/udbydere i forlystelsesbranchen. Tivoli måler sig ikke i forhold til ”omrejsende tivolier”.

Vidnet kan vedstå følgende gengivelse af hendes forklaring for retten i Sø- og Handelsrettens sag V-64-07 (dom af 12. december 2008):

”Tivoli har fra og med 2007 fået udført en måling af sit brands styrke, og den viser, at Tivoli er et powerbrand, et helt unikt brand, idet der ikke findes andre brands, der er så højt placeret som Tivoli. Andre vil gerne skaffe sig synlighed gennem Tivoli mod betaling, og Tivoli kan i realiteten vælge og vrage mellem interesserede. Tivoli modtager hvert år 7-cifrede beløb fra virksomheder, der associeres med Tivoli gennem licens- og sponsoraftaler.”

Tivoli-brandet har i Danmark en hjulpet kendskabsgrad på 99 %.

Det problematiske for Tivoli ved registreringen af mærket THOMAS TIVOLI er, at Tivoli så associeres med forlystelser af en helt anden kvalitet end Tivolis. Det besværliggør tingene og skaber forvirring.


Parternes synspunkter

Tivoli har gjort gældende, at sagen i en nøddeskal er, at TIVOLI dokumenteret er et af de stærkeste brands i Danmark, og at det utvivlsomt har opnået særpræg for forlystelsesparker. Ankenævnet udtaler imidlertid, at beskyttelsen af mærket i registreringssituationen skal holdes op imod et friholdelsesprincip. Ankenævnet argumenterer på grundlag af varemærkelovens § 5, der imidlertid ikke angår en registreringssituation, men brug af mærket i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Ankenævnet har læst Domstolens dom i Adidas-sagen helt forkert. Ankenævnet fandt, at Tivoli ikke kun skulle tåle indsnævring af beskyttelsesområdet for forlystelsesparker, men også for helt andre områder, f.eks. fodbold-klubber, hvilket er åbenbart forkert. Når først mærket er indarbejdet og registreret, kan beskyttelsesområdet ikke indskrænkes ud fra friholdelsesbetragtninger. Dette er særligt klart uden for området forlystelsesparker. I sin begrundelse skyder Ankenævnet derfor sig selv i foden ved at henvise til erhvervsdrivendes muligheder for at ”benytte” ordet tivoli. Brug er ikke relevant, når man som her befinder sig i en registreringssituation.

Mærket THOMAS TIVOLI skal ses i sammenhæng med Tivolis registreringer af TIVOLI, som findes for næsten alle vareklasser, og som benyttes sammen med de mest kendte andre varemærker i henhold til co-branding-, licens- og sponsoraftaler, hvilket udmønter sig i meget store betalinger til Tivoli. Der er måske nogle enkelte ældre registreringer, som man i dag ikke kan finde begrundelse for, men ellers er registreringerne sket med Tivolis samtykke, eller også har der foreligget en helt særlig situation, f.eks. UfR 2005.1438 H (Jacobsens Bakery). Men helt generelt har Tivoli styr på registreringerne. TIVOLI er hertil et varemærke i en varemærkefamilie, hvilket breder beskyttelsen ud og skaber større risiko for associering. TIVOLI er ubestridt et meget velkendt varemærke, der i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2, nyder generel beskyttelse, og det skader mærket, hvis det bruges af tredjemand.

Det er ikke nødvendigt at diskutere, om TIVOLI som mærke havde oprindeligt særpræg for forlystelsesparker. TIVOLI er velkendt for mange andre varer og tjenesteydelser, f.eks. fyrværkeri, fredagskoncerter, revyer mv. Diskussionen om, hvorvidt TIVOLIs beskyttelsesområde er indskrænket, savner derfor mening.

Domstolen udtaler sig i præmis 25 i adidas-dommen om friholdelsesbehovet indenfor rammerne af direktivets art. 3 og 12, men disse bestemmelser har intet at gøre med den foreliggende situation. I præmis 26 omtales, at et argument om med henvisning til friholdelsesbehovet at kunne gøre sin ret til at bruge et andet tegn gældende må vurderes i henhold til direktivets art 5 (varemærkelovens § 4) og art. 6, stk. 1, litra b) (lovens § 5) om anvendelse i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Men denne standard kan jo ikke vurderes i forbindelse med en registreringssag. Så allerede her fremgår det direkte af dommen, at Ankenævnet rammer forbi.

Domstolen konstaterer, at den omstændighed, at der for erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, ikke kan influere på vurderingen af forvekslelighed. Det vil være i strid med direktivet, hvis man kan krænke et varemærke under henvisning til, at brugen af tegnet mv. sker i henhold til friholdelsesbehovet. Domstolen bemærker videre, at jo mere kendt et varemærke er, desto flere erhvervsdrivende vil der være, som vil bruge lignende tegn.

Sammenfattende gøres det gældende, at friholdelsesbehovet ikke er en relevant faktor i denne sag. Dette er fastslået af Domstolen, hvis afgørelse er bindende for danske domstole. Ankenævnet har dermed truffet en afgørelse, der er direkte i strid med EU-domstolens afgørelse. Det er derfor uhjemlet at begrænse Tivolis rettigheder til varemærket ud fra friholdelsesbehovet i denne situation. Spørgsmålet om brug i overensstemmelse med god markedsføringsskik opstår ikke i registreringssituationen, hvor man ikke kender til den faktiske brug. Dette fremgår af dommens præmisser 44-49.

Det fremgår af EF-domspraksis, at en fuldstændig optagelse af et velkendt varemærke i et andet udgør en krænkelse. Hertil kommer, at det forhold, at et varemærke er særligt indarbejdet, giver en videre beskyttelse ved bedømmelse af mærkeligheden. I det foreliggende tilfælde er der utvivlsomt mærkelighed, når man er ude over friholdelsessituationen. Der skal foretages en helt almindelig varemærkeretlig lighedsvurdering. Tivoli er så velkendt, at enhver brug af mærket må anses som utilbørlig og egnet til at udvande mærket.

Omsætningskredsen vil uvægerligt antage en forbindelse med mellem THOMAS TIVOLI og TIVOLI. Det forhold, at der er andre i Danmark, der benytter ’tivoli’ som en del af deres navn, kan ikke føre til, at Tivoli har mistet enhver ret til at gøre sine varemærkerettigheder gældende. Man ved ikke noget om de virksomheder, som kommer frem ved Krak-søgningen. En del af dem har tilknytning til Tivoli. Det kan også være, at de bruger ordet ’tivoli’ i overensstemmelse med god markedsføringsskik eller måske indgår ’tivoli’ ikke som en del af deres varemærke. Det er ikke nærmere oplyst, og det er dermed ikke relevant for den videre bedømmelse af sagen.

Det gøres slutteligt gældende, at det har betydning, om der er en genitivapostrof, hvilket mangler i mærket THOMAS TIVOLI. Dette medfører, at det ikke fremstår klart, om ’tivoli’ bruges som generisk betegnelse.

Ankenævnet har anført, at nævnet har truffet en lovlig afgørelse. Det retlige grundlag i en registreringssituation er varemærkelovens § 15. Forvekslelighedsbedømmelse i medfør af § 15, stk. 1, nr. 2, sker på grundlag af en konkret helhedsbedømmelse, hvori indgår henholdsvis en mærkelighedsbedømmelse og en varelighedsbedømmelse. Sidstnævnte er ikke et problem i sagen. Ved mærkelighedsbedømmelsen indgår syns- og lydbilledet samt mærkernes meningsindhold, og der fokuseres på det ældre mærkes særpræg og dominante elementer.

Varemærkeloven § 15, stk. 4, nr. 1, angår beskyttelse ud over varelighedskriteriet for velkendte mærker. Efter EF-domspraksis giver bestemmelsen også en udvidet beskyttelse, når der er tale om varelighed. Det ses ofte omtalt, at den beskyttelse, som det velkendte mærke har, er en eneret, men det er ikke tilfældet, hvilket fremgår af ordlyden af lovbestemmelsen. Der skal herefter foreligge en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé, eller brugen af det yngre mærke skal skade det ældre mærkes særpræg eller renommé. Det centrale spørgsmål er, om forbrugeren tror, at der er en forbindelse mellem det ældre mærke og det yngre. Indehaveren af det ældre varemærke har bevisbyrden for, at disse omstændigheder er til stede. Det gøres gældende, at Tivoli ikke har løftet denne bevisbyrde i nærværende sag.

Med hensyn til spørgsmålet om friholdelse skal det vurderes, hvordan Domstolens dom i sag C-102/07 skal forstås. Det bestrides, at dommen kan fortolkes sådan, at der i den foreliggende sag ikke kan lægges vægt på friholdelsesbehovet. Parterne er enige om forståelsen af dommen til og med præmis 26. Herefter skilles vandene. Styrelsen og Ankenævnet har lagt afgørende vægt på præmisserne 47 – 49 samt domskonklusionen. Det ses af Styrelsens udtalelse af 26. juni 2008, at Styrelsen har lagt vægt på, at varemærkedirektivets art. 5 svarer til både varemærkelovens § 4 om brug og § 15 om registreringer. Styrelsens konklusion, som tiltrædes af Ankenævnet, er, at dommen skal forstås sådan, at når et ældre mærke savner oprindeligt særpræg, fordi det er en deskriptiv betegnelse, og det yngre mærke alene anvender betegnelsen i denne deskriptive betydning og i øvrigt i overensstemmelse med god markedsføringsskik, kan der ved vurderingen af beskyttelsesomfanget for det indarbejdede mærke tages hensyn til et friholdelsesbehov.

Ved forvekslelighedsvurderingen mellem de to mærker må det tages i betragtning, at TIVOLI er ét ord, bestående af tre stavelser, men THOMAS TIVOLI består af to ord. Dette er i sig selv en betydelig forskel. Den dominerende del af THOMAS TIVOLI er efter almindelige regler mærkedelen THOMAS. Også begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig. THOMAS TIVOLI er et tivoli, der ejes af Thomas. Det kan ikke tillægges betydning, at der ikke er en genitivapostrof efter THOMAS, idet det udtalemæssigt er utvivlsomt, at Thomas ejer tivoliet. Mærket TIVOLI har ikke særpræg i klasse 41. Tivoli savner tillige oprindeligt særpræg, hvilket er dokumenteret under sagen ved henvisninger til ordbøger og diverse netprint. Tivoli har sin inspiration fra Frankrig, men er navnet på en italiensk by tæt ved Rom. Tivoli er en betegnelse for en forlystelsespark. Da Styrelsen med rette har kunnet lægge vægt på friholdelsesbehovet, og da der ikke er risiko for forveksling mellem mærkerne uanset vareklassesammenfald, er der ikke grundlag for at nægte registreringen af mærket THOMAS TIVOLI.

Særlig med hensyn til spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse eller skade gøres det gældende, at rigtig mange andre, hvilket er dokumenteret ved Krak-søgninger, anvender ordet tivoli. Det er derfor meget svært at hævde, at THOMAS TIVOLI er udtryk for en utilbørlig udnyttelse, eller at det skulle kunne skade Tivoli. Det må anses for helt sædvanligt, at tivoli anvendes generisk.

Det bestrides, at TIVOLI er velkendt for andet end forlystelsesparker. Det er en helt ny oplysning, at Tivoli skulle være velkendt også for f.eks. revyer, koncerter og fyrværkeri. Oplysningerne i indsigelsesafgørelsen om, at der er 33 registreringer i Danmark af TIVOLI, der ikke er indehavet af Tivoli, men kun to i klasse 41, er ikke tidligere blevet bestridt.

Da det ikke er usædvanligt, at der i forlystelsesparker, herunder omrejsende tivolier er boder, lejet ud til teltholdere, musik, bespisning mv., er der ikke grundlag for at give Tivoli medhold i den subsidiære påstand.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er ubestridt, at varemærket TIVOLI, der er registreret som ordmærke og figurmærke, er velkendt. Der skal derfor ved vurderingen af yngre mærkeindehaveres muligheder for at opnå registrering af mærker, der ligner TIVOLI, henses til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1.

Det er, som også anført af Ankenævnet, rettens opfattelse, at mærkedelen ”TIVOLI” i THOMAS TIVOLI, uanset at der ikke forefindes en genitivapostrof efter THOMAS, må anses for at være anvendt i generisk betydning, svarende til ”forlystelsespark”.

Ved den varemærkeretlige forvekslelighedsvurdering må der henses til, at mærket TIVOLI er ét ord, bestående af 3 stavelser, mens mærket THOMAS TIVOLI består af to ord, hvor ordet THOMAS efter sædvanlige principper er dominerende. Herefter samt idet mærket TIVOLI må anses for svagt specifikt for tjenesteydelsen forlystelsespark mv., ligesom orddelen TIVOLI i THOMAS TIVOLI begrebsmæssigt svarer til forlystelsespark, jf. ovenfor, og således anvendes på en deskriptiv måde for den virksomhed (omrejsende tivoli), som Thomas Tivoli AS driver, findes mærkerne ikke at være forvekslelige. Der er herefter, som tilsvarende antaget af Styrelsen og Ankenævnet, ikke grundlag for at nægte registrering af mærket THOMAS TIVOLI efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Ved vurderingen af, om der er grundlag for at nægte registrering af THOMAS TIVOLI med henvisning til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, indgår, at Tivoli skal sandsynliggøre, at et af de forhold, som er nævnt i § 15, stk. 4, nr. 1, if. (”utilbørlig udnyttelse” eller ”skade”) foreligger. Kravene til denne sandsynliggørelse må - henset til TIVOLI-mærkets velkendthed - antages ikke at være store. Når det imidlertid tages i betragtning, at mærkedelen TIVOLI i THOMAS TIVOLI må anses som synonymt med den mindre mundrette betegnelse ”forlystelsespark” og derfor anvendes deskriptivt for den virksomhed, som mærkeindehaveren driver, sammenholdt med, at mærket TIVOLI først og fremmest må anses for velkendt for forlystelseshaven i København, er det efter rettens opfattelse næppe antageligt, at forbrugeren vil tro, at der er en sammenhæng mellem THOMAS TIVOLI og TIVOLI, når THOMAS TIVOLI anvendes for forlystelsespark. Mærket THOMAS TIVOLI vil af forbrugeren med andre ord formentlig blive associeret med netop et omrejsende tivoli, evt. en lokal forlystelsespark, og ikke det navnkundige forlystelsesetablissement i København. Retten finder hertil ikke at kunne bortse fra, at erhvervsmæssig anvendelse af ordet ”tivoli” som ”forlystelsespark” efter rettens egen erfaring og sagens oplysninger, herunder de fremlagte søgeresultater på KRAK.dk, må antages at være almindeligt forekommende, herunder specifikt som betegnelse for et omrejsende tivoli, når ordet anvendes i forbindelse med et foranstillet personnavn som f.eks. i mærket THOMAS TIVOLI. Under disse omstændigheder finder retten det ikke sandsynliggjort, at en brug af mærket THOMAS TIVOLI, hvor mærkedelen TIVOLI anvendes deskriptivt, ville medføre en sådan utilbørlig udnyttelse af TIVOLIs særpræg eller renommé, eller at en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, at betingelserne for at nægte registrering af mærket THOMAS TIVOLI efter § 15, stk. 4, nr. 1, er opfyldt.

Med den ovenfor anførte begrundelse, som ikke ses at være uoverensstemmende med Domstolens dom af 10. april 2008 i C-102/07, som Tivoli har henvist til, vil Ankenævnet være at frifinde for Tivolis principale påstand.

Den beskyttelse, som det velkendte og indarbejdede TIVOLI-mærke har, udgør imidlertid en registreringshindring for mærket THOMAS TIVOLI uden for området forlystelsesparker i vareklasse 41, hvor mærkedelen TIVOLI i THOMAS TIVOLI ikke anvendes beskrivende. I Tivolis subsidiære påstand opregnes en specificeret delmængde af vareklasse 41, som skønnes at svare til det omfang, hvor der er dækning for ordet tivolis generiske betydning, og retten tager derfor denne påstand til følge.

Efter sagens udfald og omstændigheder betaler ingen af parterne sagsomkostninger til den anden part.


Thi kendes for ret:

Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at begrænse varefortegnelsen for VR 2003 01067, THOMAS TIVOLI, således at denne alene omfatter ”tivoli, forlystelsesparker; rådgivning og information vedrørende foranstående tjenesteydelser”.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.


Claus Forum Petersen

Carsten Vagn Jacobsen                                     Allan Suhrke


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 12. maj 2010


Hvis ovenstående er det første indlæg, du har læst i denne blog, kan du med fordel fortsætte læsningen her!

mandag den 7. februar 2011

29. Sextivoli-sagen

Denne varemærkesag fra 1999-2008 vedrørte et krav om afregistrering af ordmærket SEXTIVOLI. Patent- og Varemærkestyrelsen mente, at ordmærket SEXTIVOLI godt kan registreres; det mente Tivoli A/S selvsagt ikke.

Sagen blev ført for Tivoli A/S af advokat Jens Jakob Bugge, og hans eneste ”modstander” var Patent- og Varemærkestyrelsen, idet firmaet bag ordmærket gik konkurs og lukkede i 2003 (så det var på sin vis en ligegyldig sag, og dog en måske betydningsfuld principsag).

Sagen sluttede med, at Ankenævnet for Patenter og Varemærker fuldstændigt negligerede Patent- og Varemærkestyrelsen synspunkter og skrev en afgørelse, der juridisk set næppe holder vand, og lyder, som om den er dikteret af Tivoli A/S’ direktion.

I sagen fremførte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende:

”TIVOLI betyder ifølge Politikkens Store Ordbog ”et sted med forlystelser, boder, spisesteder m.m. = forlystelsespark”, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at TIVOLI ikke har et iboende særpræg for forlystelsespark i klasse 41, idet TIVOLI som udgangspunkt må anses for at være beskrivende for forlystelsespark.

Imidlertid har TIVOLI intensivt brugt den generiske betegnelse tivoli siden 1843, hvorfor mærket er indarbejdet og har opnået status af velkendt, og i dag må anses for at have opnået særpræg, jfr. Højesterets dom UfR 2005.1438H af 1. februar 2005.

Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætninger med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.

Selvom TIVOLI har en generisk betydning, og andre erhvervsdrivende må antages at kunne anvende dette ord i sammensætning med andre særprægede ord, så bevirker indarbejdelsen og velkendtheden af indsigers mærke TIVOLI, at det ikke er enhver brug af ordet TIVOLI, der skal tåles af indsiger.”

Patent- og Varemærkestyrelsen forsøger i ovennævnte passager at balancere to forhold, der principielt ikke KAN balanceres, men er gensidigt eksklusive. Hvis TIVOLI ikke har et iboende særpræg for forlystelsespark i klasse 41, fordi TIVOLI som udgangspunkt må anses for at være beskrivende for forlystelsespark, kan TIVOLI ikke beskyttes som ordmærke for en forlystelsespark, basta.

At den generiske betegnelse "tivoli" i så høj grad har opnået status af velkendt, skyldes netop, at den er en generisk betegnelse, og ikke på nogen måde, at den har opnået særpræg, tværtimod.

Man fornemmer mellem linjerne Patent- og Varemærkestyrelsen desperate forsøg på at vride et mål af juridisk fornuft ud af Jens Jakob Bugges påstande, men selvmodsigelserne dominerer: ”Alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning”, men samtidigt ”bevirker indarbejdelsen og velkendtheden af indsigers mærke TIVOLI, at det ikke er enhver brug af ordet TIVOLI, der skal tåles af indsiger.” Alle skal have lov – undtagen dem, der ikke skal have lov? Skal det forestille jura?

Patent- og Varemærkestyrelsen fortsatte således:
”Indsiger har anført, at brugen af det registrerede mærke SEXTIVOLI vil give negative associationer til indsigers mærke TIVOLI, herunder at seksualiseringen af mærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af samt skade TIVOLI’s særpræg og renommé, da der kan anses for at være en forbindelse mellem mærkerne.”

Der gives ingen argumenter for, at mærket skulle give negative associationer. For de fleste mennesker er sex noget positivt, som drømmes om, efterstræbes ihærdigt og nydes, når det opnås. Der sælger endeløse mængder af aviser og dameblade, når ordet ”sex” bruges på forsiden. Sex indgår i en stor procentdel af alle reklamer, for at give produktet et positivt skær. Og Københavns Tivolis publikum, ikke mindst de unge, er i storstilet grad forbrugere af pornografiske fotos og filmoptagelser.

”Imidlertid findes brugen af varemærket SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” at ligge ganske langt fra hvad TIVOLI er velkendt for – nemlig forlystelsesparker. Det er således styrelsens holdning, at brugen af SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” ikke vil kunne forlede forbrugerne til at tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne, hvorfor det er styrelsens vurdering, at mærkeindehavers mærke SEXTIVIOLI ikke giver associationer til indsigers mærker.

Ud fra en samlet vurdering af sagens forhold er det styrelsens opfattelse, at brugen af mærkeindehavers mærke SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42 ikke vil skade indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé.”

Det er sådan en saglig vurdering, Innocent Pictures gerne ville have haft i Sø- og Handelsretten, og sådan en dom fik Jacobsens Bakery i Højesteret.

---o0o---

Som reaktion på ovenstående svarede Jens Jakob Bugge med bl.a. nedenstående:

”Det er uomtvistet og i øvrigt fastslået af Sø- og Handelsretten og Højesteret, jf. UfR 2005.1438 SH, at TIVOLI er et (endog meget) velkendt varemærke, ligesom Sø- og Handelsretten specifikt fastslog i afgørelsen, at TIVOLI som ordmærke har særpræg også for forlystelseshaver. Patent- og Varemærkestyrelsen har da også lagt til grund, at TIVOLI er velkendt og har særpræg for forlystelsesparker (klassefortegnelsens klasse 41).”

Der refereres her til Jacobsens Bakery vs. Tivoli, men Jens Jakob Bugge ”glemmer” at nævne, at Sø- og Handelsrettens afgørelse blev omstødt af Højesteret. Andetsteds i sit svar inkluderer Jens Jakob Bugge en meget lang smøre fra Sø- og Handelsrettens afgørelse i Jacobsens Bakery vs. Tivoli, igen uden at anføre, at den vurdering blev omstødt af Højesteret.

”Udover at der vel ved denne vurdering må tages udgangspunkt i forholdene på tidspunktet for ibrugtagning af TIVOLI i 1843, og at det ikke er dokumenteret af Patent- og Varemærkestyrelsen eller ansøger, at TIVOLI i 1843 savnede særpræg for forlystelseshaver, så kan dette i øvrigt aldrig føre til, at det meget velkendte varemærke TIVOLI, der ikke alene er velkendt for forlystelsesparker, men også for revyer, teater, koncerter, underholdning, restaurationer og meget andet, skal acceptere den omhandlede stærkt skadelige registrering SEXTWOLI.” [sic]

Jens Jakob Bugge vedkender her, at varemærket TIVOLI er velkendt for forlystelsesparker (flertal!) m.v.! Altså at det er en generisk artsbetegnelse!!

Han fortsætter:

”Der er ingen tvivl om, at brug af TIVOLI i pornografiske eller seksuelle sammenhænge vil have en særlig skadevirkning. Tivoli A/S har bl.a. som målgruppe børn og unge samt familier.”

Det bør der ikke desto mindre i høj grad være tvivl om.

”TIVOLI og sexualisering heraf er langt mere skadeligt blandt andet på grund al det publikum, herunder børn, der relaterer sig til TIVOLI.”

Det staves ”seksualisering”. Og det er Tivoli A/S selv, der siden 1970’erne har seksualiseret sit børneunivers, bl.a. ved at medvirke til produktion af pornofilm indspillet i haven. I dag kan man desuden i haven købe ”Porn Star”-stofmærker, ”furry cuffs”, ”kama sutra spillekort”, osv.

”I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som bilag 20. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten.

En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikationssagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.”

Jimmy Rehaks firma Konzern.dk alias Mediehuset København står ikke bag tv-frekvensen Kanal 23 alias Kanal København og har aldrig været juridisk ansvarlig for Tivoli Night-programfladen. Jens Jakob Bugges brev er skrevet 11. marts 2008, hvor Jens Jakob Bugge i Fogedretten 7. juni 2007 var blevet gjort bekendt med, at Konzern-tv var den forkerte at hive i retten. Jens Jakob Bugge vildleder altså i sit brev Ankenævnet for Patenter og Varemærker omkring sagens faktiske forhold, for at få det til at lyde, som om firmaet bag programfladen "Tivoli Night - frække forlystelser på SexTV.dk" har indrømmet, det var forkert at bruge ordet tivoli. Det er ren svindel, en bevidst manipulerende brug af halve sandheder.

Jens Jakob Bugge fortsætter:

”Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse står ved magt, betyder det reelt, at TIVOLI ikke har nogen beskyttelse som velkendt varemærke.”

I så fald ville tingene jo være, som de bør være, ifølge dansk og international varemærkelov.

”Det gøres endvidere gældende, at TIVOLI er så velkendt og indarbejdet, at beskyttelsen som udgangspunkt er helt generel, jf. også Kommenteret Varemærkelov, 4. udgave, pkt. 4.12.”

Der refereres til denne tekst: ”Beskyttelsen udstrækkes ikke uden videre til alle arter. Der skal foretages en konkret vurdering og udmåling. Ved de meget velkendte mærker – de egentlige verdensmærker – må beskyttelsen dog antages at være helt generel, dvs. omfattende alle varer og tjenesteydelser.”

Men hvis TIVOLI fejlagtigt kan opfattes som et sådant verdensmærke, skyldes det, at der slet ikke er tale om et mærke, men om en generisk artsbetegnelse.

---o0o---

Som svar på Jens Jakob Bugges brev skrev Patent- og Varemærkestyrelsen, at ”under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse”, og fortsatte:

”Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det principielt er uden betydning for, om der foreligger en krænkelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, om de omhandlede varer eller tjenesteydelser er identiske eller ligeartede. For vurderingen efter denne bestemmelse er det nemlig afgørende, om den relevante omsætningskreds vil skabe en forbindelse mellem mærkerne, og der derved opstår en fare for, at det velkendte mærke udnyttes eller skades på utilbørlig vis, jf. bl.a. EF-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-408/01, præmis 29 og 31, og C-102/07, præmis 41.”

[…]

”At der i denne vurdering kan tages hensyn til bl.a. ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne følger bl.a. af Sø- og Handelsrettens afgørelse af den 30. januar 2008 i sagen V-16-06, hvori det anføres:

”Det er for spørgsmålet om varemærket er velkendt, principielt ikke afgørende om varemærkets velkendthed beror på dets anvendelse for den ene eller anden vare eller tjenesteydelse. Et varemærke der er velkendt (renommeret) for biler, kan være til hinder for registreringen af et dermed identisk eller forveksleligt mærke for rengøringsmidler, hvis det er kendt af en betydelig del af den offentlighed der er relevant for de varer eller tjenesteydelser der er dækket af mærket, jf. EF-domstolens dom af 14. september 1999 i sagen C-375/97 (General Motors Corporation mod Yplon SA), og et varemærke der er velkendt for biler, kan også være til hinder for brug af et lignende mærke for chokolade, jf. U.2007.1941 S. Det anførte udelukker naturligvis ikke at der ved den samlede bedømmelse af velkendthed og navnlig konsekvenserne heraf skal tages hensyn til bl.a. de varer og tjenesteydelser som de respektive mærker står for.” [Patent- og Varemærkestyrelsens understregelse!]

I nærværende sag er de relevante tjenesteydelser ”forlystelsesparker” overfor ”sundheds- og skønhedspleje”. Begge disse tjenesteydelseskategorier er rettet mod den almindelige forbruger, hvorfor den relevante omsætningskreds er alle forbrugere. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at disse tjenesteydelser er særdeles forskellige såvel i deres art som den måde hvorpå de opfattes af omsætningskredsen.

Hertil kommer, at selvom TIVOLI må anses for at være et velkendt mærke, så er ”tivoli” fortsat et almindeligt ord, der indgår i det danske sprog. Som det fremgår af den indankede afgørelse, så finder styrelsen, at dette forhold må indvirke på den beskyttelse, som klagers velkendte mærke tildeles, idet andre erhvervsdrivende fortsat må antages at kunne anvende ordet ”tivoli” i sammenhæng med andre, særprægede ord.”

Ja tak, kloge ord!!

Patent- og Varemærkestyrelsens svar fortsatte således:

”Det angrebne mærke består netop af en sammensætning af ord, nemlig SEX og TIVOLI. Mærkerne TIVOLI og SEXTIVOLI er således hverken identiske eller quasi-identiske, men ligner blot hinanden. Når der endvidere henses til betydningen af ordet ”tivoli” og det forhold, at mærkerne vedrører vidt forskellige tjenesteydelser, finder styrelsen det lidet sandsynligt, at en rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil skabe en forbindelse mellem mærkerne med den virkning, at der sker en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé.”

Dette synspunkt må uden besvær kunne overføres til også at gælde TIVOLI versus TIVOLI NIGHT, eller rettere: Ordmærket TIVOLI versus værktitlen ”Tivoli Night – frække forlystelser på SexTV.dk”!

Og når selv Patent- og Varemærkestyrelsen har denne opfattelse, er der INTET GRUNDLAG for at påstå, at Claus Sørensen og Innocent Pictures handlede i ond tro eller med udviste grov uagtsomhed!

---o0o---

Her er Jens Jakob Bugges fældende slutargument:

”Det gøres gældende, at disse præmisser og præmisserne i styrelsens afgørelse i VR 2003 01067 er i strid med gældende ret herunder EF-Domstolens praksis, jf. eksempelvis EF-domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 mellem Adidas AG m.fl. og Marca Mode CV m.fl.

EF-domstolen var i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse blevet spurgt, om det havde betydning for beskyttelsesomfanget, at der var tale om et oprindeligt ikke-distinktivt mærke, som var blevet distinktivt gennem brug, således at beskyttelsesområdet var snævrere for dette indarbejdede varemærke end fra andre oprindeligt særprægede varemærker.

I tillæg blev der spurgt, om der skulle tages hensyn til den generelle interesse i at sikre tilgængeligheden af et givet mærke ikke bliver urimeligt forhindret for andre virksomheder, som ønsker at tilbyde varer og tjenesteydelser under brug heraf.

EF-domstolen fastslog, at sådanne faktorer alene skulle indgå i vurderingen af, om varemærket overhovedet kunne registreres eller skulle gøres ugyldigt, men at det ikke skulle have nogen betydning, når man skulle vurdere det nærmere beskyttelsesområde for varemærket.

Det blev udtrykkelig anført, at det forhold, at en speciel type mærke skulle kunne bruges generelt for erhvervsdrivende, ikke var en faktor, som potentielle krænkere kunne støtte sig på i forsvar for deres handlinger, idet det ville underminere artikel 5, stk. 1, litra b i varemærkedirektivet.

Spørgsmålet om TIVOLI’s eventuelle manglende oprindelige særpræg kan således ikke føre til, at beskyttelsesområdet for dette velkendte varemærke indsnævres, således som Styrelsens afgørelse (og styrelsens høringssvar) læst i sammenhæng kunne give indtryk af…””

Jens Jakob Bugge hævder her, at hvis et firma først har registreret et mærke, uanset om det kan påvises, at denne registrering er uretmæssig, har firmaet altså krav på beskyttelse, indtil det tvinges til at afregistrere mærket. Dette bør sammenholdes med, at han gang på gang argumenterer, at hvis hans mærke bruges i nogen som helst sammenhæng, kan det skade mærkets (påståede) særpræg.

På den baggrund står det klart, hvorfor Tivoli A/S med alle tænkelige midler vil forsøge at forhindre andre i at få lov stille spørgsmålstegn ved Tivoli A/S’ ret til ordmærket TIVOLI. For så længe registreringen står ved magt, vil Tivoli A/S kunne henvise til EF-praksis som argument for at feje stort set ALLE andre varemærke-argumenter af bordet.

---o0o---

Det virkeligt underlige i SEXTIVOLI-sagen er Ankenævnets konklusion, som på den ene side ikke tager Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt til efterretning, men heller ikke bruger Jens Jakob Bugges EF-argument om, at selvom Tivoli A/S ikke kan have ret til ordmærket Tivoli, så er det nu engang registreret og skal derfor beskyttes mod brug, der kan skade dets påståede særpræg.

”Ankenævnet finder, at varemærket TIVOLI har en meget høj grad af velkendthed, hvilket understøttes af den omfattende licensering, der er foretaget. Ankenævnet finder på den baggrund efter en samlet vurdering, at det ikke kan udelukkes, at mærkets særpræg og renommé vil lide skade, såfremt det foreløbigt registrerede varemærke SexTivoli tillades registreret.”

Det er svært at forestille sig en dårligere argumenteret begrundelse for at give Tivoli A/S medhold. Det virker nærmest, som om Ankenævnet har sovet gennem hele diskussionen og bare siger det, de fra start har fået besked på at sige. Det er vanskeligt at konkludere andet, end at vi enten har at gøre med totalt inkompetente mennesker, eller at der er tale om en eller anden form for korruption eller vennetjeneste.

Man kan også sammenfatte det sådan, at Patent- og Varemærkestyrelsen fra at være en institution, der sikrede samfundet mod brud på varemærkeloven, i dag har karakter af en virksomhed, der servicerer private virksomheder ved at beskytte dem mod varemærkeloven.

I alt fald kan Danmark med sager som denne ikke længere beskrives som et retssamfund.

---o0o---

Herunder følger en komplet gengivelse af den afsluttende kendelse fra Ankenævnet for Patenter og Varemærker:



RESUMÉ:
 
AN 2008 00006 – VR 1999 02954 - SexTivoli -  Forvekslelighed
Indehaveren af varemærket TIVOLI og fremsatte indsigelse mod registreringen af ordmærket SexTivoli med henvisning til, at mærkerne var forvekslelige, idet det yngre mærke indeholder samme ordelement som indsigermærket består af i sin helhed. Indsiger henviste endvidere til, at der foreligger sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår klasse 41 og 42. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som ændrede styrelsens afgørelse, således at det ansøgte mærke også blev ophævet for klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje.

KENDELSE:
År 2008, den 14. oktober afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Sten Juul Petersen og Hanne Kirk Deichmann)

følgende kendelse i sagen AN 2008 00006


Klage fra          

TIVOLI A/S
Danmark
v/ ADVOKATAKTIESELSKABET HORTEN
over
Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. januar 2008 vedr. VR 1999 02954 – SexTivoli
Ifølge CVR-registeret er Toucana ApS, tidligere indehavet af Claes Olsen
tvangsophørt den 28. november 2003,


Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Advokat Jens Jakob Bugge har på vegne af klageren anmodet ankenævnet om at træffe afgørelse i sagen.

Ankenævnet udtaler:
Ankenævnet finder, at varemærket TIVOLI har en meget høj grad af velkendthed, hvilket understøttes af den omfattende licensering, der er foretaget. Ankenævnet finder på den baggrund efter en samlet vurdering, at det ikke kan udelukkes, at mærkets særpræg og renommé vil lide skade, såfremt det foreløbigt registrerede varemærke SexTivoli tillades registreret.

Ankenævnet ændrer derfor styrelsens afgørelse og ophæver det ansøgte mærke VR 1999 02954 SexTivoli for klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje.



Herefter bestemmes:
Styrelsens afgørelse omgøres og registreringen af VR 1999 02954 SexTivoli ophæves.

Sagens baggrund:
Den 26. juni 1998 indsendte Advokatselskabet Rabenhorst & Thorlacius på vegne af Toucana ApS, en ansøgning om registrering af ordmærket SexTivoli for

Klasse 41:             Underholdningsvirksomhed
Klasse 42:             Sundheds- og skønhedspleje.

Varemærket blev registreret den 17. august 1999 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærke­tidende.

I brev af 1. november 1999 har Chas. Hude A/S nedlagt indsigelse mod gyldigheden af det registrerede mærke SexTivoli. Indsigelsen er nedlagt på vegne af A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Indsiger har efterfølgende ændret navn til Tivoli A/S og ændret fuldmægtig til Skandinavisk Tobakskompagni A/S.

Indsiger har henvist til varemærkelovens § 23 i den nugældende lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august 2001.

Indsigelsen er nedlagt under henvisning til varemærkelovens § 15.

Indsiger har henvist til, at det registrerede mærke SEXTIVOLI er forveksleligt med indsigers mærker TIVOLI og , idet det yngre mærke indeholder det samme ordelement som indsigermærket består af i sin helhed. Indsiger har endvidere henvist til, at der foreligger sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår klasse 41 og 42.

Indsiger har endvidere henvist til, at TIVOLI er velkendt, og at brugen af det yngre mærke vil kunne skade det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

Mærkeindehaver har bestridt, at der foreligger mærkelighed og sammenfald af tjenesteydelser. Indehaver har endvidere i skrivelse af 10. juli 2000 gjort gældende, at indsigers mærke savner særpræg, idet TIVOLI må anses for en generel betegnelse for forlystelsesvirksomhed, og at der derfor ikke består en eneret til ordet TIVOLI. Mærkeindehaver har foreslået registreringen begrænset til at omhandle internetvirksomhed og hertil relateret virksomhed for så vidt angår ydelser af seksuel karakter, herunder salg af tjenester og varer fra websiden www.SexTivoli.com.

Den 14. januar 2008 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen, og tog med følgende begrundelse indsigelsen delvist til følge:
”… 2.     Lovgrundlag

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis

”der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.”

Ifølge varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, er et varemærke endvidere udelukket fra registrering, hvis

"varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke det ældre mærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.”

3.           Vurdering af om TIVOLI er velkendt efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1

Vurdering af om TIVOLI er velkendt

Indsiger har under sagen påberåbt sig, at mærket TIVOLI er velkendt for underholdningsvirksomhed.

Først har Sø- og Handelsretten udtalt i dom af 26. september 2003: ”TIVOLI findes at være og i mange år at have været et velkendt varemærke, hvis særpræg eller renommé kan lide betydelig skade, hvis varemærkeindehaveren ikke selv bestemmer det anvendelse”. I appelsagen UfR 2005.1438H af 1. februar 2005 har Højesteret udtalt, at ”ordmærket TIVOLI er i dag et velkendt mærke her i landet”. Det fremgår dog ikke klart hvilke varer eller tjenesteydelser varemærket anses velkendt for, idet der dog i Højesterets begrundelse henvises til, at det velkendte mærke har været anvendt som varemærke for en forlystelsespark.

Styrelsen finder det derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at indsigers mærke TIVOLI er velkendt som varemærke for tjenesteydelsen ”forlystelsespark” i klasse 41.

Indsigers mærker

VR 1976 00592                     TIVOLI

Registreret i alle klasser, dog ikke klasse 32 og klasse 34. I klasse 41 og klasse 42 registreret for:

Klasse 41: Opdragelses- og uddannelsesvirksomhed, artistbureauer, avis-, blad- eller bogudgivelse, abonnementsvirksomhed ved abonnement på aviser og/eller billeder og/eller blade og/eller bøger, cirkusvirksomhed, virksomhed med filmproduktion, filmfremvisning eller filmudlejning, virksomhed med grammofonindspilninger, impressariovirksomhed, kunstneragenturer, orkestre, radio- og fjernsynsunderholdning, sangere, sanggrupper, teatre, teateropførelser og teatervirksomhed, varieteer, organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, kabaretvirksomhed.

Klasse 42: Restauranter, caféer og cafeterier i forlystelsesparker eller temaparker; hoteller, catering, snackbarer; arkitektvirksomhed og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af forlystelser og forlystelsesparker, udarbejdelse af bygningsplaner i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker; teknisk rådgivning i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker, arkitekt- og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af indkøbscentre og restauranter.



VR 1976 00591

Registreret i alle klasser, dog ikke klasse 32 og klasse 34. I klasse 41 og klasse 42 registreret for:

Klasse 41: Registreret for alle varer.

Klasse 42: Restauranter, caféer og cafeterier i forlystelsesparker eller temaparker; hoteller, catering, snackbarer; arkitektvirksomhed og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af forlystelser og forlystelsesparker, udarbejdelse af bygningsplaner i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker; teknisk rådgivning i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker, arkitekt- og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af indkøbscentre og restauranter.

Indehavers mærke

VR 1999 02954          SEXTIVOLI

Registreret for:

Klasse 41: Underholdningsvirksomhed

Klasse 42: Sundheds- og skønhedspleje.

4.            Vurdering

a)           Sammenligning af varer og tjenesteydelser:

Klasse 41
Indsigers figurmærke er registreret for alle tjenesteydelser i klasse 41, hvorfor der er sammenfald med ”underholdningsvirksomhed” i klasse 41, som indehaver er registreret for. Der er dermed lighed mellem tjenesteydelserne i klasse 41, som indsigers figurmærke og indehaver er registreret for.

For så vidt angår indsigers ordmærke i klasse 41 findes der også at være lighed mellem de tjenesteydelser, indsiger har mærket registreret for og mærkeindehavers tjenesteydelser, idet mærkeindehavers ”underholdningsvirksomhed” må anses for et overbegreb for indsigers registrerede tjenesteydelser, blandt andet ”cirkusvirksomhed, filmfremvisning, filmudlejning, orkestre, radio- og fjernsynsunderholdning; sanggrupper, teateropførelser”.

Der foreligger således fuldstændig sammenfald mellem indsigers registreringer og indehavers registrering af tjenesteydelser i klasse 41.


Klasse 42
For så vidt angår ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42, så foreligger der hverken varesammenfald eller ligeartethed mellem indsigers registreringer eller indehavers registrering.


b)           Sammenligning af mærkerne:

Generelt
Indsigers mærke TIVOLI består af et ord som har tre stavelser fordelt på seks bogstaver, mens indehavers mærke SEXTIVOLI er et mærke sammensat af to ord som har fire stavelser fordelt på ni bogstaver. Det sidste ord og de sidste tre stavelser er identiske i de to mærker TI-VO-LI. Indsigers mærke er fuldstændigt indeholdt i indehavers mærke. Mærkerne adskiller sig alene fra hinanden ved starten af indehavers mærke SEX-, der er et ord, bestående af en stavelse på tre bogstaver.

Det figurlige element i indsigers figurmærke er, at TIVOLI er skrevet med skygger og de fyldte bogstaver er påmalet blomsterranker på en stribet baggrund. Styrelsen er af den holdning, at det er den ordmæssige betydning, og ikke det figurlige element, i indsigers figurmærke, der udgør den dominerende mærkebestanddel i indsigers figurmærke. Figurelementet i indsigers figurmærke findes derfor ikke at skulle tillægges afgørende betydning ved vurderingen af mærkelighed.

Begrebsmæssigt er der sammenfald imellem indsigers og indehavers registreringer for så vidt angår TIVOLI, mens mærkerne adskiller sig begrebsmæssigt ved indehavers forstavelse SEX-, som henviser til et seksuelt tivoli.

Klasse 41
TIVOLI betyder ifølge Politikkens Store Ordbog ”et sted med forlystelser, boder, spisesteder m.m. = forlystelsespark”, hvorfor det er styrelsens opfattelse, at TIVOLI ikke har et iboende særpræg for forlystelsespark i klasse 41, idet TIVOLI som udgangspunkt må anses for at være beskrivende for forlystelsespark.

Imidlertid har TIVOLI intensivt brugt den generiske betegnelse tivoli siden 1843, hvorfor mærket er indarbejdet og har opnået status af velkendt, og i dag må anses for at have opnået særpræg, jfr. Højesterets dom UfR 2005.1438H af 1. februar 2005.

Der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætninger med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg.

Selvom TIVOLI har en generisk betydning, og andre erhvervsdrivende må antages at kunne anvende dette ord i sammensætning med andre særprægede ord, så bevirker indarbejdelsen og velkendtheden af indsigers mærke TIVOLI, at det ikke er enhver brug af ordet TIVOLI, der skal tåles af indsiger.

Da indsigers mærke TIVOLI er indarbejdet og velkendt for forlystelsesparker, der er et underbegreb til tjenesteydelsen ”underholdningsvirksomhed” i klasse 41, og idet den adskillende mærkebestanddel SEX i det angrebne mærke kan anses for at være uden særpræg for denne type ydelser, er det styrelsens opfattelse, at de dominerende og særprægede mærkebestanddele ligner hinanden.

På baggrund af ovenstående anser styrelsen der for at være mærkelighed mellem indsigers mærker og indehavers mærke i klasse 41.

Klasse 42
For så vidt angår ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42 har TIVOLI særpræg og kan ikke betragtes som et svagt element. Forudsættes at indsigers mærker har særpræg i klasse 42, skal det endvidere bemærkes, at indsigers mærke er identisk med den sidste del af indehavers mærke. TIVOLI er den længste og mest dominerende del af indehavers mærke, og mærkerne derfor ligner hinanden.

For tjenesteydelserne i klasse 42 er det styrelsens opfattelse, at den fornødne mærkelighed er til stede.



c)           Forvekslelighedsvurdering

Der er generelt en sammenhæng mellem mærkelighed og vareartslighed, der betyder, at kravene til mærkelighed er mindre, hvis varerne er identiske, ligesom der er mindre strenge krav til vareartslighed, når mærkerne er identiske.

Der er fuldstændig sammenfald mellem tjenesteydelser i klasse 41, som registreringerne omfatter, hvorfor der således er mindre krav til mærkeligheden for at mærkerne er forvekslelige.

For så vidt angår klasse 41 er der kun mærkelighed mellem indsigers mærker og indehavers mærke, når der henses til indsigers mærkers indarbejdelse og velkendthed. Styrelsen finder på denne baggrund, at der i klasse 41 er den fornødne mærkelighed til stede, til at der i omsætningskredsen kan antages en forbindelse mellem mærkerne, og der derved opstår en risiko for forveksling.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

For så vidt angår klasse 42 finder styrelsen, at der foreligger den fornødne mærkelighed. På trods af forstavelsen ”SEX” i indehavers mærke ligner mærkerne hinanden i en sådan grad, at brugerne af tjenesteydelserne vil kunne antage, at der er en forbindelse mellem mærkerne, men da der hverken er sammenfald af tjenesteydelser eller ligeartethed mellem tjenesteydelser, finder styrelsen ikke der er risiko for forveksling for så vidt angår ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Vurdering af om SEXTIVOLI vil medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé
Udover kravet om velkendthed er det efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 en betingelse for at udvide beskyttelsesomfanget, at brugen af det registrerede mærke vil indebære en utilbørlig udnyttelse af det ældre mærkes særpræg eller renommé eller skade dettes særpræg eller renommé.

Indsiger har anført, at brugen af det registrerede mærke SEXTIVOLI vil give negative associationer til indsigers mærke TIVOLI, herunder at seksualiseringen af mærket vil medføre en utilbørlig udnyttelse af samt skade TIVOLI’s særpræg og renommé, da der kan anses for at være en forbindelse mellem mærkerne.

Det er styrelsens opfattelse, at hovedparten af de danske forbrugere vil tænke på den kendte Københavnske forlystelsespark TIVOLI, når de ser varemærkerne og således genkende den del af indehavers mærke for så vidt underholdningstjenesteydelser.

Imidlertid findes brugen af varemærket SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” at ligge ganske langt fra hvad TIVOLI er velkendt for – nemlig forlystelsesparker. Det er således styrelsens holdning, at brugen af SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” ikke vil kunne forlede forbrugerne til at tro, at der er en forbindelse mellem mærkerne, hvorfor det er styrelsens vurdering, at mærkeindehavers mærke SEXTIVIOLI ikke giver associationer til indsigers mærker.

Ud fra en samlet vurdering af sagens forhold er det styrelsens opfattelse, at brugen af mærkeindehavers mærke SEXTIVOLI for ”sundheds- og skønhedspleje” i klasse 42 ikke vil skade indsigers mærkes særpræg eller renommé, eller medføre en utilbørlig udnyttelse af indsigers mærkes særpræg eller renommé.

Indehavers registrering kan på baggrund af ovenstående opretholdes for klasse 42.

Der kan henvises til varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

3          Konklusion

Vi tager indsigelsen delvis til følge, og registreringen vil blive ophævet for klasse 41 ”underholdningsvirksomhed”, mens den opretholdes for klasse 42 ”sundheds- og skønhedspleje”.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 og § 15, stk. 4, nr. 1…”


Denne afgørelse indbragte indsiger TIVOLI A/S, v/ ADVOKATAKTIESELSKABET HORTEN til Ankenævnet for Patenter og Varemærker i brev af 11. marts 2008 med påstand om, at registreringen VR 1999 02954 SexTivoli ophæves i det hele. Klager fremførte følgende:

”… PÅSTAND:

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse ændres således, at registreringen af VR 1999 02954 SEXTIVOLI ophæves i det hele.

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag omhandler overordnet spørgsmålet, om Tivoli A/S’ ubestridt velkendte mærke TIVOLI (figur- og ordmærker) nyder en sådan beskyttelse, at dette er til hinder for opretholdelsen af registreringen af SEXTIVOLI også for Masse 42 “sundheds- og skønheds pleje.

Om Tivoli A/S

Tivoli A/S driver en forlystelsespark, TIVOLI, i centrum af København. Forlystelsesparken har været placeret på samme sted siden 1843 og er som følge af dens specielle karakter, herunder dens placering midt i en hovedstad, og de kulturelle idéer, som parken er baseret på, velkendt over hele verden. Forlystelsesparken besøges årligt af mere end 4 mio, gæster.

En væsentlig del af disse gæster er børn, og TIVOLI forbindes i høj grad med et børneunivers.

Derudover har Tivoli A/S bl.a. medvirket til, at der er blevet etableret en forlystelseshave efter samme principper og under anvendelse af betegnelsen TIVOLI og Tivoli A/S’ andre vartegn i Japan.

Om Toucana ApS

Det fremgår af udtræk fra CVR registeret, at Toucana ApS, cvr-nr. 20879041, er blevet tvangsopløst helt tilbage til den 28. november 2003, jf. udskrift fra CVR-registeret af den 10. marts 2008, bilag 1. Det er på denne baggrund uklart, hvem der i dag står bag ansøgningen. Selskabets branche er i øvrigt angivet som film- og videoproduktion.

Om Tivoli A/S’ varemærkerettigheder til TIVOLI

Der er knyttet en betydelig og gennem århundreder indarbejdet good-will til betegnelsen TIVOLI og til Tivoli A/S’ andre forretningskendetegn, vartegn, klassiske arkitektur m.v.

Tivoli A/S har i Danmark og i udlandet registreret og/eller ansøgt om registrering af TIVOLI-logoer og ordmærket TIVOLI i en lang række klasser.

Som bilag 2 fremlægges en oversigt over TIVOLI A/S’ danske varemærkeregistreringer, hvoraf der er mere end 6o.

Som bilag 3 fremlægges reg.nr. VR 00.592 1976 TIVOLI (ordmærke), og som bilag 4 fremlægges reg.nr. VR 00.591 1976 TIVOLI (figurmærke). Som bilag 5 fremlægges VR 02.751 1997 (figurmærket TIVOLIKLUBBEN), og endelig fremlægges som bilag 6 VR 2003 03384 (figurmærke).

Kendetegnet TIVOLI er i forbindelse med en omfattende undersøgelse foretaget af Børsens Nyhedsmagasin i samarbejde med konsulentfirmaet PLS Rambøll blevet målt til at være Danmarks 3. stærkeste mærke efter Tuborg og Lego, men før mærker som f.eks. Carlsberg, Netto, Coca-Cola, B&O m.fl. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i Børsens Nyhedsmagasin nr. 14, 22.-28. april 2002, fremlægges som bilag 7.

Endvidere er kendetegnet TIVOLI i forbindelse med en undersøgelse af varemærkers så kaldte følelsesmæssige værdi foretaget af Center for Marketing og Communication ved Handelshøjskolen i København målt til at være det 2. stærkeste mærke i Danmark, kun overgået af mærket B&O. Resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i artiklen “Nyt værktøj i den svære mærkevare-konkurrence” fra Børsen Medie Marked den 26. maj 2004, der fremlægges som bilag 8.

Til yderligere dokumentation for kendetegnet TIVOLI’s og Tivoli A/S´ meget betydelige velkendthed, særpræg og indarbejdelse fremlægges som bilag 9 artikel fra Børsen fra 2005, der viser, at TIVOLI er et af Danmarks stærkeste brands.

Endvidere fremlægges som bilag 10 Danmarks Turistråd i Sveriges analyse fra 2001 af svenskernes kendskab til Tivoli A/S’ forlystelsespark TIVOLI, som viser, at TIVOLI ligeledes i Sverige må anses som et særdeles velkendt varemærke.

Det bemærkes videre, at Tivoli A/S har stiftet TIVOLI KLUBBEN, som i 1996 havde 16.ooo medlemmer, og som i 2007 havde 320.000 medlemmer.

Som følge af den meget betydelige værdi, der er knyttet til Tivoli A/S varemærker, var tegn og andre kendetegn, er selskabet ofte udsat for, at andre erhvervsdrivende søger at snylte på disse rettigheder. Tivoli A fører derfor løbende indsigelsessager, fogedforbudssager og retssager til imødegåelse af krænkelser af disse rettigheder.

Et eksempel herpå er UfR2005.1438H hvor der om TIVOLI´s bekendthedsgrad i Sø- og Handelsrettens afgørelse af 26. september 2003 blev anført:

‘Tivoli har siden 1843 været anvendt som betegnelse for Tivolis virksom hed på voldterrænet ved Vesterbro i København. Ifølge ordbog over det danske sprog, bind 23 fra 1946, anvendes Tivoli som egennavn uden artikel og uden flertalsform især om Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Ifølge Den Store Danske encyklopædi, bind 19, er Tivoli en forlystelsespark i København, og en af Danmarks mest besøgte seværdigheder, og det anføres, at “...som Københavns mest populære sommerforlystelse fik Tivoli hurtigt præg af institution og blev end del af danskernes nationale selvforståelse.


Hertil kommer, at TIVOLI efter rettens opfattelse såvel i Danmark og i udlandet er et begreb, et ikon, som opfattes synonymt med Danmark og København. T findes at være, og i mange år at have været et velkendt mærke, hvis særpræg eller renommé kan lide betydelig skade, hvis mærkeindehaveren ikke selv bestemmer dets anvendelse.

Tivolis ordmærke TIVOLI er derfor efter varemærkelovens § 4, stk. 2, beskyttet mod brug af mærket for varer eller tjenesteydelser, der ikke er af samme eller lignende art, som dem, for hvilke der er stiftet varemærkeret, hvis brugen medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg el ler renommé eller kan skade særpræget eller renomméet.”

Højesteret tiltrådte, at TIVOLI er velkendt.

Herudover har Tivoli A/S indgået sponsoraftaler og licensaftaler, hvorved erhvervsdrivende gives en snævert afgrænset ret til at bruge Tivoli A/S’ varemærker (herunder ord- og figurmærker med IVOLI), kendetegn m.v. Tivoli A/S oppebærer i den forbindelse betydelige millionindtægter.

Til illustration heraf fremlægges som bilag i “Samarbejdsoversigt pr. 1.12.2002”. Som bilag 12 fremlægges “Samarbejdsoversigt af 1. august 2003”, og som bilag 13 fremlægges “Samarbejdsoversigt pr. 8. juli 2004” med tilhørende underbilag.

Endvidere fremlægges som bilag 14 kopi af Tivoli A revisionsfirma, KPMG’s brev af 9.
juli 2003 (revisorerklæring vedrørende salg af varer under navnet TIVOLI) for perioden
1999 til 2003 samt som bilag 15-19 oversigter over varesalg/transaktioner i perioden
1999 til 2003, for så vidt angår de produkter, som Tivoli A/S har solgt under kendetegnet TIVOLI. Det fremgår eksempelvis heraf, at Tivoli A/S har solgt produkter som f.eks. håndklæder, servietter, lagner, pudebetræk, viskestykker m.m. under brug af varemærket TIVOLI.

ARGUMENTATION:

Mærkelighed
Som det er erkendt af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelse af 14. januar 2008 — og som vel også er vanskeligt at komme udenom — er der mærkelighed mellem TIVOLI og SEXTIVOLI.

Problemstillinger
Spørgsmålet er derfor i) om TIVOLI er et velkendt mærke, som nyder beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1 (og § 4, stk. 2) mod registreringen af SEXTIVOLI for “sundheds- og skønshedspleje” og/eller 2) om TIVOLI er registreret eller brugt for varer eller tjenesteydelser, der er identiske eller ligeartede med “sundheds- og skønhedspleje”, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 (og § 4, stk. 1, nr. 2) og § 3, stk. i, nr. 2.

Velkendthed
Det er uomtvistet og i øvrigt fastslået af Sø- og Handelsretten og Højesteret, jf. UfR 2005.1438 SH, at TIVOLI er et (endog meget) velkendt varemærke, ligesom Sø- og Handelsretten specifikt fastslog i afgørelsen, at TIVOLI som ordmærke har særpræg også for forlystelseshaver. Patent- og Varemærkestyrelsen har da også lagt til grund, at TIVOLI er velkendt og har særpræg for forlystelsesparker (klassefortegnelsens klasse 41).

Henset til,

at TIVOLI er et af Danmarks absolut stærkeste og mest indarbejdede varemærker (og brands),

at tredjemand ved at benytte dette varemærke også for helt andre varer og tjenesteydelser end forlystelseshaver, koncertvirksomhed, restauranter, teater- og revyvirksomhed m.v. vil kunne opnå en betydelig kommerciel fordel ved referencen,

at der i denne sag i øvrigt er en åbenlys risiko for betydelig skade på varemærkets særpræg og renommé,

må det åbenlyse udgangspunkt være, at tredjemand ikke kan registrere et mærke som SEXTIVOLI, heller ikke for “sundheds- og skønhedspleje”. Dette uanset det måtte blive lagt til grund, at disse tjenesteydelser ikke er identiske/ligeartede med varer og tjenesteydelser, som TIVOLI er registreret for/brugt for.

Patent- og Varemærkestyrelsen har imidlertid indskrænket beskyttelsesområdet for dette meget velkendte mærke under henvisning til, at TIVOLI angiveligt ikke oprindeligt havde særpræg.

Udover at der vel ved denne vurdering må tages udgangspunkt i forholdene på tidspunktet for ibrugtagning af TIVOLI i 1843, og at det ikke er dokumenteret af Patent- og Varemærkestyrelsen eller ansøger, at TIVOLI i 1843 savnede særpræg for forlystelseshaver, så kan dette i øvrigt aldrig føre til, at det meget velkendte varemærke TIVOLI, der ikke alene er velkendt for forlystelsesparker, men også for revyer, teater, koncerter, underholdning, restaurationer og meget andet, skal acceptere den omhandlede stærkt skadelige registrering SEXTWOLI.

Det burde være åbenlyst, at en registrering af SEXTIVOLI i klasse 42 for “sundheds- og skønhedspleje” vil medføre en utilbørlig udnyttelse af TIVOLI’s særpræg og renomme eller skade dette særpræg eller renomme, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.

Det gøres gældende, at der ikke er hjemmel til den særdeles indskrænkende beskyttelse af TIVOLI som velkendt varemærke, som Patent- og Varemærkestyrelsen har argumenteret for. Udover at Patent- og Varemærkestyrelsens særprægsargumentation ikke kan bære resultatet, holder Patent- og Varemærkestyrelsens argumentation ikke, idet TIVOLI også er velkendt for andre varer og tjenesteydelser, eksempelvis koncert- og revyvirksomhed, fyrværkeri o.m.a.

Jeg henviser endvidere til Varemærkeretten, 4. udgave, punkt 4.15, hvor det anføres, at uhjemlet brug af velkendte varemærker normalt skader disse, og at der er en risiko for udvanding af mærkets særpræg og bekendthedskvalitet. Som anført af Wallberg i samme note er baggrunden for, at bestemmelsen udtrykkeligt omtaler skadessituationen - uanset den normalt vil foreligge i og med ibrugtagningen af en andens varemærke — beror det på ønsket om herudover at kunne imødegå nogle mere atypiske tilfælde, hvor en sær lig benyttelse kan medføre en særlig skadevirkning.

Der er ingen tvivl om, at brug af TIVOLI i pornografiske eller seksuelle sammenhænge vil have en særlig skadevirkning. Tivoli A/S har bl.a. som målgruppe børn og unge samt familier. Der er vel næppe heller tvivl om, at SEXTIVOLI netop vil blive brugt i sådanne sammenhænge.

Det skal selvfølgelig erkendes, at SEXTIVOLI ikke vil være registreret for eksempelvis kondomer og glidecreme, men der skal jo ikke så meget fantasi til at forestille sig, at kondomer og glidecreme, fx som no name produkter, optræder i sammenhæng med kende tegnet SEXTIVOLI brugt for “sundheds- og skønhedspleje”. Det bemærkes endvidere i den forbindelse, at Toucana ApS var registreret under branchebetegnelsen film- og videoproduktion, jf. bilag i.

Det bemærkes, at det følger af retspraksis vedrørende velkendte varemærker, jf. blandt andet T-47/o6 (NASDAQ), at det ikke er nødvendigt for TIVOLI A/S at bevise, at der sker en aktuel skade ved varemærkeregistreringen men blot at godtgøre, at en sådan skade ud fra almindelige betragtninger og erfaringer kan ske.

I den forbindelse skal jeg tillade mig at henvise til nogle andre sager, som netop har verseret for flere fogedretter, hvor Tivoli A/S fik nedlagt fogedforbud mod bl.a. benyttelsen af kendetegnet TIVOLI NIGHTS i forbindelse med udsendelse af pornofilm på Kanal København. Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup fremlægges som bilag 20. Sagen verserer nu som justifikationssag ved Sø- og Handelsretten.

En af de sagsøgte, Konzern.dk ApS, der står bag Kanal København, har allerede under justifikationssagen taget bekræftende til genmæle vedrørende krænkelsespåstandene.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse - henset til de betydelige skadevirkninger og potentielle risici der foreligger ved, at det velkendte varemærke TIVOLI knyttes til sex — synes også svær at forklare, når man sammenligner den med eksempelvis Sø- og Handelsrettens dom af 30. januar 2008 mellem JOBTEAMDANMARK og Ankenævnet for Patent- og Varemærker og Danmarks Olympiske Komite.

Her nåede retten frem til, at det lidet særprægede kendetegn TEAMDANMARK som vel kendt mærke kunne forhindre registrering af JOMTEAMDANMARK. Varemærket TEAMDANMARK var udover at have beskedent oprindeligt særpræg (og udover ikke at være i nærheden af så velkendt som TIVOLI) som velkendt varemærke beskyttet også i forhold til en ikke ligeartet tjenesteydelse, idet der ville kunne antages en forbindelse, hvilket udgjorde en utilbørlig udnyttelse.

Helt tilsvarende risiko foreligger i denne sag, hvor der i tillæg er en åbenlys risiko for betydelig skade på TIVOLI særpræg og renommé.

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse står ved magt, betyder det reelt, at TIVOLI ikke har nogen beskyttelse som velkendt varemærke.

Jeg henviser endvidere til EF-Domstolens dom i C-375/1997 (GM mod Yplon SA) på baggrund af hvilken, det utvivlsomt kan lægges til grund, at der vil være en risiko for, at publikum kan få den antagelse, at der er en forbindelse i form af samarbejde, sponsorering eller tilsvarende mellem indehaverne al det ansøgte varemærke og TIVOLI.

Dette understreges yderligere af den i sagsfremstillingen dokumenterede betydelige licensierings- og sponsoraktivitet, som Tivoli A/S har under brug af kendetegnet TIVOLI.

Jeg henviser herudover til EF-Domstolens afgørelse i C-4o8/o (Adidas-Salomon AG og Adidas-Benelux BV mod Fitness World Trading Ltd.), hvor EF-domstolen fastslog, at det var tilstrækkeligt for krænkelse, at “graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket”.                     

Det forekommer helt åbenlyst, at en kundekreds vil skabe en sådan sammenhæng, hvilket Tivoli A/S har erfaring med fra en lang række andre sager, herunder senest sagen med TIVOLI NIGHTS og pornofilm, jf. også afgørelserne baseret på bla. utilbørlig udnyttelse al renommé omtalt i U2008.521 SH (Chanel), U2007.1941 SH (Rolls Royce) og U1997.795 SH (After Eight).

Jeg skal tillige henvise til afgørelsen U2007.1896H vedrørende det velkendte varemærke FISHER­MAN’S FRIENDS, hvor Højesteret fastslog, at brugen al kendetegnet FISHERMAN var retsstridig, blandt andet fordi brugen kunne være skadelig ved, at FISHERMAN’S FRIENDS, der ofte blev markedsført i sammenhæng med sport, blev sat i forbindelse med spiritus.

TIVOLI og sexualisering heraf er langt mere skadeligt blandt andet på grund al det publikum, herunder børn, der relaterer sig til TIVOLI.

Det gøres endvidere gældende, at TIVOLI er så velkendt og indarbejdet, at beskyttelsen som udgangspunkt er helt generel, jf. også Kommenteret Varemærkelov, 4. udgave, pkt. 4.12.

Registreringen al’ SEXTIVOLI skader varemærket og udvander renomméet.

Ligeartethed
Tivoli A/S har en række varemærkeregistreringer, jf. bilag 2 m.fl., der utvivlsomt giver TIVOLI beskyttelse efter varemærkelovens § 4, stk. 1, for de varer og tjenesteydelser, som varemærkerne er registreret for.

Herudover er der en omfattende brug af kendetegnene, der giver tilsvarende beskyttelse, jf. varemærkelovens § 3, jf. bilag 15-23.

Som det fremgår heraf, bliver TIVOLI blandt andet brugt i forbindelse med salg af hånd klæder, servietter m.v., der er komplementære til/ligeartede med “sundheds- og skønhedspleje”, hvorfor der (også uden velkendthed) foreligger forvekslelighed, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, ligesom det understøtter, at registreringen skal ophæves på baggrund af varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1.
Der tale om samme “univers”, anvendelse vil kunne ske i forbindelse med hinanden

MUNDTLIG FORHANDLING:

Jeg skal anmode om, at der foranstaltes mundtlig forhandling, jf. bekendtgørelse nr. 735 om Ankenævnet for Patenter og Varemærker § 11, jf. samme bekendtgørelses kapitel 5.

BILAG:
Bilag i: Udskrift fra CVR-registeret af den 10. marts 2008
Bilag : Oversigt over TIVOLI A danske varemærkeregistreringer
Bilag 3: Reg.nr. VR 00.592 1976 TIVOLI (ordmærke)
Bilag 4: Reg.nr. ‘STR 00.591 1976 TIVOLI (figurmærke)
Bilag : VR 02.751 1997 (figurmærket TIVOLIKLIJBBEN)
Bilag 6: VR 2003 03384 (figurmærke)
Bilag : Nyhedsmagasin nr. 14, 22-28. april 2002
Bilag 8: Artikel “Nyt værktøj i den svære mærkevare-konkurrence” fra Børsen Me dieMarked den 26. maj 2004
Bilag : Artikel fra Børsen fra 2005
Bilag jo: Danmarks Turistråd i Sveriges analyse fra 2001
Bilag 11: “Samarbejdsoversigt pr. 1.12.2002”
Bilag 12: “Samarbejdsoversigt af i. august 2003”
Bilag 13: “Samarbejdsoversigt pr. 8. juli 2004” med tilhørende underbilag
Bilag i Kopi af Tivoli A/S’ revisionsfirma, KPMG’s brev af 9. juli 2003 (revisorer klæring vedrørende salg af varer under navnet TIVOLI) for perioden 1999 til 2003
Bilag i Oversigter over varesalg/transaktioner i perioden 1999 til 2003, for så vidt
angår de produkter, som Tivoli A har solgt under kendetegnet TIVOLI
Bilag 20: Kopi af kendelse fra Retten i Glostrup af 20. juni 2007…”


I brev af 4. april 2008 meddelte ADVODAN, at de ikke længere repræsenterer indklagede (rettighedshaver), idet rettighedsindehaveren Toucana ApS er opløst for længe siden.

Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 3. juni 2008 følgende udtalelse:

”… Vedrørende mærket SEXTIVOLI

Som svar på Ankenævnets brev af 26. maj 2008 skal styrelsen udtale følgende:

Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse.

Således er det fortsat styrelsens opfattelse, at selvom klagers mærke TIVOLI må anses for velkendt i relation til tjenesteydelsen ”forlystelsesparker” i klasse 41, så adskiller denne tjenesteydelse sig så betydeligt fra tjenesteydelsen ”sundheds- og skønhedspleje”, at brugen af mærket SEXTIVOLI for disse tjenesteydelser ikke vil skabe en sådan forbindelse mellem mærkerne, at dette vil kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærke.

Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det principielt er uden betydning for, om der foreligger en krænkelse efter varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, om de omhandlede varer eller tjenesteydelser er identiske eller ligeartede. For vurderingen efter denne bestemmelse er det nemlig afgørende, om den relevante omsætningskreds vil skabe en forbindelse mellem mærkerne, og der derved opstår en fare for, at det velkendte mærke udnyttes eller skades på utilbørlig vis, jf. bl.a. EF-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-408/01, præmis 29 og 31, og C-102/07, præmis 41.

Hvorvidt der i omsætningskredsens bevidsthed skabes en forbindelse mellem mærkerne afhænger efter styrelsens opfattelse af en række forhold, herunder ligheden mellem mærkerne, mærkernes iboende særpræg, den grad hvormed indsigers mærke er velkendt, hvilke varer eller tjenesteydelser mærket er velkendt for, hvilke varer eller tjenesteydelser det angrebne mærke omfatter, hvem de relevante omsætningskredse er, samt hvordan og gennem hvilke salgskanaler mærkerne præsenteres for de relevante omsætningskredse. Det fremgår således også af EF-domstolens præjudicielle afgørelser i sagerne C-408/01, præmis 30, og C-102/07, præmis 42, at der i vurderingen af, om der foreligger den nødvendige ”forbindelse” mellem mærkerne, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer.

At der i denne vurdering kan tages hensyn til bl.a. ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne følger bl.a. af Sø- og Handelsrettens afgørelse af den 30. januar 2008 i sagen V-16-06, hvori det anføres:

”Det er for spørgsmålet om varemærket er velkendt, principielt ikke afgørende om varemærkets velkendthed beror på dets anvendelse for den ene eller anden vare eller tjenesteydelse. Et varemærke der er velkendt (renommeret) for biler, kan være til hinder for registreringen af et dermed identisk eller forveksleligt mærke for rengøringsmidler, hvis det er kendt af en betydelig del af den offentlighed der er relevant for de varer eller tjenesteydelser der er dækket af mærket, jf. EF-domstolens dom af 14. september 1999 i sagen C-375/97 (General Motors Corporation mod Yplon SA), og et varemærke der er velkendt for biler, kan også være til hinder for brug af et lignende mærke for chokolade, jf. U.2007.1941 S. Det anførte udelukker naturligvis ikke at der ved den samlede bedømmelse af velkendthed og navnlig konsekvenserne heraf skal tages hensyn til bl.a. de varer og tjenesteydelser som de respektive mærker står for.

I nærværende sag er de relevante tjenesteydelser ”forlystelsesparker” overfor ”sundheds- og skønhedspleje”. Begge disse tjenesteydelseskategorier er rettet mod den almindelige forbruger, hvorfor den relevante omsætningskreds er alle forbrugere. Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at disse tjenesteydelser er særdeles forskellige såvel i deres art som den måde hvorpå de opfattes af omsætningskredsen.

Hertil kommer, at selvom TIVOLI må anses for at være et velkendt mærke, så er ”tivoli” fortsat et almindeligt ord, der indgår i det danske sprog. Som det fremgår af den indankede afgørelse, så finder styrelsen, at dette forhold må indvirke på den beskyttelse, som klagers velkendte mærke tildeles, idet andre erhvervsdrivende fortsat må antages at kunne anvende ordet ”tivoli” i sammenhæng med andre, særprægede ord.

Det skal hertil tilføjes, at der allerede er en lang række virksomheder, der anvender ordet tivoli som del af deres navn eller varemærke. Således fremgår følgende af styrelsens afgørelse af 5. marts 2008 i indsigelsessagen mod VR 2003 01067, ordmærket THOMAS TIVOLI:

”Ved en søgning på Krak.dk den 19. november 2003 på TIVOLI indeholdt i firmanavnet fandtes 84 hits, hvoraf minimum 57 ikke er beliggende i indsigers Tivoli. 4½ år efter den 19. februar 2008 søgte styrelsen igen på TIVOLI i hele Danmark indeholdt i firmanavnet og der fandtes 56 hits, hvoraf mindst 34 hidrører fra andre end indsiger. Hittene dækker over firmanavne som for eksempel: Tivoli, Kjærs Tivoli, Nibes Tivoli og Rudolfs Tivoli. De to søgninger viser, at der er blevet færre firmanavne der indeholder TIVOLI i deres navn, men at det er forholdsvis almindeligt at sammensætte TIVOLI med et andet særpræget navn, bynavn eller personnavn i forbindelse med forlystelsessteder, og TIVOLI fremstår derved som en generisk brug af ordet TIVOLI. I et enkelt tilfælde fremstår TIVOLI alene og dækker over et firma med adresse i Gandrup.

Ved en søgning på hvor mange varemærkeregistreringer indeholdende TIVOLI, der er gældende i Danmark findes 33, der ikke er indehavet indsiger eller indehaver, men der er kun to i klasse 41, hvor indsiger eller indehaver ikke er ejere af mærket. Der er således få registreringer indeholdende TIVOLI i klasse 41.

Det er styrelsens opfattelse, at hensynet til at andre erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning i sammensætninger med andre særprægede ord vejer tungere end hensynet til, at indsigers mærker er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg. Der foreligger således ikke en utilbørlig udnyttelse af indsigers særpræg eller renommé ej heller vil en sådan brug skade indsigers særpræg eller renommé, da der ikke vil være associationer til indsigers mærker, når indehaver benytter sit varemærke. Styrelsen har lagt vægt på, at indehaver i sit mærke benytter TIVOLI som et generisk element og TIVOLI derved fremstår som en del uden særpræg, samt at det er forholdsvis almindeligt, at TIVOLI er indeholdt i firmanavne.”

Denne indsigelsesafgørelse er dog tillige anket.

Det angrebne mærke består netop af en sammensætning af ord, nemlig SEX og TIVOLI. Mærkerne TIVOLI og SEXTIVOLI er således hverken identiske eller quasi-identiske, men ligner blot hinanden. Når der endvidere henses til betydningen af ordet ”tivoli” og det forhold, at mærkerne vedrører vidt forskellige tjenesteydelser, finder styrelsen det lidet sandsynligt, at en rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger vil skabe en forbindelse mellem mærkerne med den virkning, at der sker en utilbørlig udnyttelse af eller skade på klagers velkendte mærkes særpræg eller renommé.

Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen fastholde afgørelsen af 14. januar 2008 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.

Dog skal styrelsen afslutningsvis bemærke, at det fremgår af klagers brev af den 11. marts 2008, at indehaver af det angrebne mærke – Toucana ApS, cvr-nr. 20879041 – blev tvangsopløst den 28. november 2003. Styrelsen er ikke tidligere blevet gjort bekendt med dette forhold. Havde styrelsen været opmærksom herpå, ville styrelsen allerede i forbindelse med behandlingen af indsigelsessagen have vejledt klager om, at klager kunne fremsætte påstand efter varemærkelovens § 31, der giver styrelsen mulighed for at slette en registrering, såfremt der er begrundet tvivl om, at der findes en mærkeindehaver.

Der ses heller ikke i ankesagen at være fremsat påstand efter varemærkelovens § 31, ligesom det heller ikke fremgår af sagen, om Ankenævnet på nuværende tidspunkt ville tillade at klager fremsætter en sådan påstand. Styrelsen skal dog for en god ordens skyld bemærke, at såfremt klager overfor Ankenævnet fremsatte påstand efter varemærkelovens § 31, og Ankenævnet tillader dette, ser styrelsen intet til hinder for, at sagen kan tilbagesendes til styrelsen med henblik på en afklaring af, om det angrebne mærke kan slettes efter varemærkelovens § 31…”

Klager kommenterede styrelsens udtalelse i brev af 17. juni 2008 med følgende:

”… Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar giver ikke anledning til at ændre den i klageskriftet nedlagte påstand. I øvrigt giver høringssvaret anledning til følgende
SUPPLERENDE ARGUMENTATION:

Det fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse s. 7, at man ikke finder, at der er sammenfald af tjenesteydelser eller ligeartethed mellem tjenesteydelser i forhold til ”sundheds- og skønhedspleje”, og at der derfor ikke er risiko for forveksling med TIVOLI og SEXTIVOLI i relation til førnævnte tjenesteydelser.

Styrelsen anfører videre s. 7, at det velkendte varemærke TIVOLI’s beskyttelsesomfang ikke kan udstrækkes til registreringen af SEXTIVOLI for sundheds- og skønhedspleje.

I klageskriftet er der kommenteret på ovennævnte.

Læser man argumentationen for den manglende beskyttelse af TIVOLI som velkendt mærke i sammenhæng med det af styrelsen anførte om den indsnævrede beskyttelse af TIVOLI som et indarbejdet varemærke uden oprindeligt særpræg – en argumentation som styrelsen udbygger i sit høringssvar - giver det indtryk af, at indarbejdelsesforholdet har smittet af på konklusionen vedrørende beskyttelsesområdet for det velkendte varemærke.

På s. 6 i afgørelsen og s. 2 i høringssvaret anføres/forudsættes, at der skal foretages en afvejning mellem på den ene side det forhold, at alle erhvervsdrivende skal have mulighed for at benytte ordet tivoli i dets generiske betydning, f.eks. i sammensætning med andre særprægede ord, og på den anden side det forhold, at TIVOLI er indarbejdet, og det derved opnåede særpræg. I høringssvaret henvises tillige til den af Tivoli A/S ligeledes ankede afgørelse fra styrelsen af 5. marts 2008 i sagen vedr. VR 2003 01067 THOMAS TIVOLI. Kopi af Tivoli A/S’ klageskrift i denne sag fremlægges som bilag 21.

Det gøres gældende, at disse præmisser og præmisserne i styrelsens afgørelse i VR 2003 01067 er i strid med gældende ret herunder EF-Domstolens praksis, jf. eksempelvis EF-domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-102/07 mellem Adidas AG m.fl. og Marca Mode CV m.fl.

EF-domstolen var i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse blevet spurgt, om det havde betydning for beskyttelsesomfanget, at der var tale om et oprindeligt ikke-distinktivt mærke, som var blevet distinktivt gennem brug, således at beskyttelsesområdet var snævrere for dette indarbejdede varemærke end fra andre oprindeligt særprægede varemærker.

I tillæg blev der spurgt, om der skulle tages hensyn til den generelle interesse i at sikre tilgængeligheden af et givet mærke ikke bliver urimeligt forhindret for andre virksomheder, som ønsker at tilbyde varer og tjenesteydelser under brug heraf.

EF-domstolen fastslog, at sådanne faktorer alene skulle indgå i vurderingen af, om varemærket overhovedet kunne registreres eller skulle gøres ugyldigt, men at det ikke skulle have nogen betydning, når man skulle vurdere det nærmere beskyttelsesområde for varemærket.

Det blev udtrykkelig anført, at det forhold, at en speciel type mærke skulle kunne bruges generelt for erhvervsdrivende, ikke var en faktor, som potentielle krænkere kunne støtte sig på i forsvar for deres handlinger, idet det ville underminere artikel 5, stk. 1, litra b i varemærkedirektivet.

Spørgsmålet om TIVOLI’s eventuelle manglende oprindelige særpræg kan således ikke føre til, at beskyttelsesområdet for dette velkendte varemærke indsnævres, således som Styrelsens afgørelse (og styrelsens høringssvar) læst i sammenhæng kunne give indtryk af…”


Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 14. oktober 2008



Læs om Thomas Tivoli-sagen her!